Il ruolo dell’avvocato e del consulente in proprietà industriale

La normativa nazionale ed internazionale in tema di deposito di domande di brevetto e registrazione di marchi e design non obbliga il richiedente di una domanda di brevetto o di registrazione a rivolgersi necessariamente ad un avvocato o altro professionista abilitato in proprietà industriale al fine di procedere al deposito delle domande presso gli Uffici preposti.

Tuttavia la complessità della materia rende opportuno, se non necessario, affidarsi sin dall’inizio ad un avvocato o professionista esperto in proprietà industriale al fine di evitare errori formali o anche sostanziali che potrebbero compromettere in maniera insanabile la tutela conferita dal brevetto, dal marchio e dal design registrato, potendo anche arrivare ad impedirne la brevettabilità o la registrazione.

Purtroppo, se si analizzano i dati di deposito delle domande di brevetto, marchio e design depositate in Italia, ed in particolare nelle aree a minor sviluppo industriale, non è raro trovare depositi effettuati direttamente dai richiedenti o da altre figure professionali non esperte in materia di proprietà industriale ed intellettuale o comunque non abilitate all’esercizio della consulenza in materia, quali ad esempio studi tecnici di consulenza generica.

Questo modus operandi comporta di sovente che le domande di brevetto, marchio o design vengano respinte senza neppure giungere alla fase di esame sostanziale oppure, qualora (nella minoranza dei casi) arrivino a concessione conferiscono una tutela alquanto limitata e nella sostanza inutile, accrescendo l’opinione purtroppo ancora largamente diffusa secondo cui sia sostanzialmente inutile proteggere le proprie innovazioni mediante un brevetto, un marchio o un design in quanto sarebbero sufficienti minime modifiche (il famoso “basta cambiare una virgola”!) per aggirare l’ostacolo.

Non a tutti è però chiaro il fatto che il Codice della Proprietà Industriale prevede solo due figure professionali esclusivamente abilitate ad assumere la rappresentanza avanti gli Uffici preposti al deposito di domande di brevetto o di registrazione di marchi e design.

Più precisamente il mandato al deposito delle domande, sia presso l’UIBM per le domande nazionali che avanti l’Ufficio Brevetti Europeo per il deposito di domande di brevetto europeo o avanti l’UAMI – EUIPO per la registrazione di marchi e design comunitari, può essere conferito esclusivamente ad un avvocato oppure ad un consulente in proprietà industriale iscritto nell’apposito Ordine professionale.

L’opportunità di rivolgersi ad un avvocato esperto in proprietà industriale oppure ad un consulente in proprietà industriale deriva dal fatto che gli strumenti del brevetto, del marchio e del design non rappresentano unicamente documenti di tipo tecnico in cui illustrare l’oggetto della tutela. Al contrario devono essere pensati innanzitutto come degli strumenti di natura legale sui quali potrebbe essere necessario fondare un contenzioso giuridico nei confronti di potenziali contraffattori o di soggetti interessati ad annullarne la validità.

Il compito delle figure professionali esperte in materia, quali l’avvocato esperto in proprietà industriale ed intellettuale ed il consulente in proprietà industriale, non è quindi soltanto quello di presentare una domanda che presenti tutti i requisiti formali richiesti, ma è soprattutto quello di immaginare, sulla base della propria esperienza in materia di brevetti, marchi e design, quali potrebbero essere tutti i possibili scenari futuri, in modo da predisporre la domanda in maniera idonea ad affrontare possibili contestazioni da parte di terzi o tentativi di aggiramento da parte di potenziali contraffattori.

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