Registrare marchio italiano o marchio unione europea

Prima di procedere alla registrazione di un marchio italiano o alla registrazione di un marchio dell’unione europea (ex marchio comunitario) e ad un’eventuale successiva registrazione di un marchio internazionale è sempre opportuno procedere ad una ricerca di anteriorità.

La ricerca di anteriorità, condotta su banche dati nazionali, comunitarie ed internazionali, consente di verificare la presenza di marchi identici (ricerca di identità) o simili (ricerca di similitudine) al marchio che si intende registrare.

Con la ricerca di anteriorità, quindi, è possibile ridurre fortemente i rischi di un futuro contenzioso con soggetti privati o aziende terze.

Fatta questa doverosa premessa, è il caso di analizzare i punti salienti che possono portare ad optare per la registrazione di un marchio italiano o alla registrazione di un marchio dell’Unione Europea.

Il marchio italiano o marchio nazionale è un marchio che viene registrato presso l’UIBM ed è valido solo ed esclusivamente sul territorio italiano.

Il marchio dell’Unione europea è un marchio che viene registrato presso l’EUIPO ed è valido su tutto il territorio dell’Unione europea, equivalendo ad un fascio di 28 marchi nazionali registrati nei singoli Paesi dell’Unione Europea.

Questo ultimo aspetto è da tenere bene in considerazione quando si esegue una ricerca di anteriorità in quanto anche un marchio nazionale registrato in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione Europea può impedire la registrazione di un marchio dell’Unione Europea.

In tal caso, piuttosto che procedere al deposito della domanda di marchio dell’Unione Europea potrebbe essere necessario eseguire una pluralità di depositi di marchi nazionali nei Paesi dell’Unione Europea in cui si desidera ottenere la protezione.

Sia il marchio nazionale che il marchio dell’unione europea devono avere i requisiti della novità, della capacità distintiva e della liceità.

Entrambe le procedure di registrazione godono del c.d. diritto di priorità del marchio.

In pratica, con il deposito di una domanda di registrazione di marchio, sia nazionale che comunitario (anche estero), se eseguito come primo deposito, conferisce al suo titolare un diritto di priorità della durata di 6 mesi a partire dalla data di primo deposito per depositare una o più domande di registrazione di marchio in uno o più dei 173 Stati aderenti alla Convenzione Parigi.

I costi sono ben diversi.

Per registrare un marchio italiano o nazionale bisognerà corrispondere una tassa di € 177,00 per una classe di prodotti o servizi ed € 34,00 per ogni classe in più.

Per registrare un marchio dell’unione europea bisognerà corrispondere una tassa base pari ad € 850,00 per il deposito elettronico o € 1000 in caso di deposito della domanda in forma cartacea, valida per una sola classe di prodotti o servizi oltre ad una tassa di € 50,00 per una seconda classe di prodotti o servizi ed € 150 per ogni classe oltre la seconda.

Le procedure di deposito sono molti simili per le due registrazioni, anche se la procedura di registrazione di un marchio dell’Unione Europea è sensibilmente più rapida rispetto al marchio nazionale.

L’unica differenza, degna di nota, è che con la procedura di registrazione del marchio dell’Unione Europea si ha la possibilità di richiedere un rapporto di ricerca con cui l’EUIPO segnala al richiedente la presenza di eventuali marchi dell’Unione europea identici o simili al marchio oggetto di domanda e/o registrati anteriormente per almeno una stessa classe di prodotti o servizi.

Entrambe le tipologie di marchi hanno una validità di 10 anni e possono essere rinnovati all’infinito, pagando le relative tasse, per periodi di ulteriori dieci anni.

Le tasse di rinnovo sono differenti.

Per il rinnovo del marchio italiano bisognerà pagare, allo scadere dei 10 anni, una tassa pari all’importo di € 67,00 per una classe ed € 34,00 per ogni classe in più oltre la prima.

Per il rinnovo del marchio dell’unione europea bisognerà pagare, allo scadere dei 10 anni, una tassa pari ad € 850 per una classe, € 50,00 per una seconda classe ed € 150,00 oltre la seconda classe.

Per quanto attiene alla scelta, quindi, se optare per la registrazione di un marchio dell’unione europea o un marchio nazionale (non tenendo in considerazione i costi appena elencati) è il caso di focalizzare la propria attenzione sui mercati di riferimento.

Se la propria azienda presente o futura (start-up) opera o opererà solo ed esclusivamente nel mercato italiano sarà opportuno procedere ad una registrazione solo in ambito nazionale.

Se, al contrario, l’impresa intende operare o già opera in ambito europeo sarà di gran lunga preferibile la registrazione del proprio marchio in ambito europeo.

E’ il caso di ricordare che per molte aziende ormai la sola registrazione del marchio italiano è addirittura superflua ben potendo, come avviene per le imprese che operano nell’e-commerce, e quindi, almeno su tutto il territorio dell’unione europea, optare sin da subito per la registrazione del marchio a livello europeo.

Se al contrario, la propria attività (un locale pubblico, un pub, una pizzeria ecc.) non potrà mai “andare” oltre i confini nazionali è di gran lunga preferibile la registrazione di un marchio italiano.

Sarà però sempre possibile registrare in un secondo momento un marchio dell’Unione Europea oppure un marchio internazionale, anche se non si potrà rivendicare la priorità del marchio italiano.

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Differenza tra domanda di registrazione e marchio registrato

Uno degli errori più frequenti commessi da chi deposita una domanda di registrazione di marchio è quella di ritenere che i diritti di esclusiva sul marchio nascano immediatamente al momento del deposito della domanda di registrazione.

Invece, occorre essere consapevoli che la registrazione del marchio si concretizza esclusivamente dopo una ben precisa fase di esame condotta dall’Ufficio presso il quale si deposita la domanda (ad esempio l’UIBM nel caso di domanda di registrazione per marchio italiano oppure l’EUIPO nel caso di domanda di registrazione per marchio dell’Unione Europea, una volta noto come marchio comunitario).

Solo al completamento della fase di esame, che si suddivide in una prima fase di esame dei requisiti formali ed in una seconda fase in cui eventuali titolari di diritti anteriori sul marchio possono presentare opposizione alla registrazione, si ha il rilascio del certificato di registrazione con cui i diritti diventano efficaci.

Pertanto, solo l’avvenuta registrazione conferisce il diritto a pubblicizzare il proprio marchio come registrato, apponendo opportunamente, anche se non obbligatoriamente, anche il tipico simbolo ® affianco al marchio stesso.

Al contrario, l’apposizione di tale simbolo vicino ad un marchio ancora non registrato ma semplicemente oggetto di una domanda di registrazione, non è lecita e può essere causa di provvedimenti.

In particolare l’Art. 127 (2) Codice della proprietà industriale afferma che “Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro”.

L’utilizzo di segni o diciture atti a far intendere che il marchio sia registrato è censurato in maniera ancora più forte in alcuni Paesi esteri ed in particolare negli Stati Uniti, con multe di entità maggiori rispetto a quelle previste dalla normativa italiana.

Pertanto, fintanto che la procedura di registrazione non sia completata ed il marchio non sia stato registrato è lecitamente possibile utilizzare esclusivamente simboli e diciture che evidenzino che il marchio è ancora oggetto di domanda pendente, come ad esempio il simbolo TM.

In conclusione, qualora si abbia necessità di pubblicizzare la registrazione del marchio in breve tempo è opportuno direzionarsi verso le procedure di registrazione più rapide.

In tal senso, si può osservare come i tempi di registrazione di un marchio dell’Unione Europea siano sensibilmente inferiori a quelli di un marchio italiano, con il primo che può essere registrato anche in meno di quattro mesi, contro il tempo medio di oltre un anno per la registrazione dei marchi italiani.

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Deposito marchi: rivolgersi ad un esperto per evitare errori

Il deposito di una domanda di registrazione di un marchio è all’apparenza molto semplice e non richiede molti passaggi o predisposizione di particolare documentazione oltre la modulistica appositamente prevista e messa a disposizione dagli Uffici preposti alla registrazione.

In particolare, nel caso di un deposito di una domanda di registrazione per marchio italiano, l’UIBM permette sia il deposito telematico attraverso l’apposita piattaforma che il deposito attraverso le Camere di Commercio che potranno così assistere il titolare nella compilazione dei moduli.

Per il deposito di una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea (già marchio comunitario) l’EUIPO mette a disposizione una procedura guidata che semplifica il deposito, che può essere eseguito sia telematicamente che via fax.

Per tali motivi si assiste frequentemente al deposito delle domande di registrazione del marchio direttamente da parte dei titolari delle stesse, evitando di rivolgersi ad un avvocato esperto in proprietà industriale o ad un consulente in proprietà industriale, in quanto la normativa in materia di proprietà industriale non obbliga i titolari delle domande a rivolgersi ad un mandatario.

Tuttavia, affinchè la registrazione del marchio sia efficace è fondamentale valutare sin da subito alcuni aspetti tecnici legati al marchio che non è possibile reperire direttamente dalla modulistica di deposito.

Infatti, il marchio può essere registrato sotto varie forme, le più comuni delle quali sono il marchio verbale, nel caso in cui il marchio sia composto solo da parole, il marchio figurativo, in cui il marchio è composto da un’immagine o da un logo, ed il marchio combinato, in cui ad un’immagine o logo si accompagna anche una parte verbale.

L’errore più frequente commesso da chi ricorre al faidate è rappresentato proprio da una scelta non corretta della forma in cui depositare il proprio marchio, per cui si osservano spesso depositi aventi per oggetti marchi composti da diversi elementi, alcuni dei quali di scarso valore distintivo, così da indebolire la tutela sulla parte più distintiva.

Tale circostanza, anche se in linea generale non compromette la registrazione del marchio, ne riduce fortemente la capacità di tutela, rendendolo facilmente aggirabile.

Un ulteriore elemento di criticità risiede invece nella capacità di individuare la presenza di elementi che potrebbero impedire la registrazione, quali elementi descrittivi delle caratteristiche del prodotto o della sua provenienza geografica.

Ulteriori errori si riscontrano frequentemente nella scelta delle classi da designare e dei prodotti e servizi scelti all’interno delle classi designate. In particolare è spesso possibile osservare come la scelta delle classi sia eseguita più sulla base della natura dell’oggetto che sulla base della sua destinazione d’uso.

Inoltre non si considera che la normativa non permette più di utilizzare il titolo delle classi secondo la Classificazione di Nizza per tutelare automaticamente tutti i prodotti o servizi inclusi in una specifica classe, ma al contrario richiede di elencare in maniera specifica ogni singolo prodotto o servizio al quale estendere la tutela del marchio.

Per questo motivo è bene essere a conoscenza dei termini specifici adottati nella Convenzione.

In questi casi occorre anche tener presente che dopo aver eseguito il deposito della domanda non è possibile eseguire integrazioni alle classi designate, né inserire prodotti non presenti all’interno di una delle classi di designazione, ma eventuali errori possono essere risolti solo con il deposito di una nuova domanda di registrazione.

Non da ultimo, i titolari delle domande spesso pongono poca attenzione alle ricerche di anteriorità, basandosi solo su ricerche parziali e ritenendo erroneamente che sia sufficiente per la registrazione che non siano presenti marchi identici al proprio, mentre non è da escludere che un marchio anteriore possa impedire la registrazione di un nuovo marchio anche in presenza di diversi elementi di differenza.

Per questi motivi si ritiene sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in proprietà industriale o ad un consulente in proprietà industriale, il cui compito non è solo quello di assicurarsi che la domanda di registrazione del marchio presenti tutti i requisiti formali ma è soprattutto quello di valutare quale sia la migliore forma di registrazione e quali siano le classi più opportune, valutando anche possibili rischi di contraffazione di marchi anteriori.

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Registrare un marchio: l’importanza della ricerca di similitudine

Uno dei più comuni errori quando ci si appresta a depositare una domanda di registrazione per un marchio è quello di sottovalutare l’importanza di una ricerca di anteriorità preliminare atta a rilevare la presenza di marchi anteriori che potrebbero pregiudicare il buon esito della procedura ed il rilascio della registrazione del marchio in quanto rappresenterebbero una base per una domanda di opposizione alla registrazione del nuovo marchio.

Inoltre, anche quando si effettua una ricerca, spesso ci si limita a verificare che non esistano marchi identici al segno che si vuole registrare, sottovalutando il fatto che anche marchi che si differenziano in maniera sostanziale dal proprio segno ma che comunque siano in grado di evocarlo (cosiddetti marchi simili) possono essere utilizzati per un’opposizione ed impedire la registrazione.

Non deve neppure essere trascurato il fatto che non è sufficiente che non esistano marchi identici o simili al proprio registrati in una o più classi di prodotto o servizi secondo la Classificazione di Nizza differenti dalle classi di proprio interesse.

Infatti, anche in questo caso è importante verificare che il marchio anteriore non sia registrato per prodotti e servizi che, per quanto differenti da quelli da indicare nella propria domanda di registrazione di marchio, non siano affini, ossia prossimi a quelli di proprio interesse.

E’ anche un errore frequente limitare il campo territoriale della propria ricerca di similitudine ai singoli Paesi in cui si andrà a depositare la domanda di registrazione del marchio. Ad esempio, nel caso di deposito di una domanda di registrazione di marchio in Italia si effettuerà una ricerca solo sulla banca dati dei marchi italiani, oppure nel caso di una domanda di registrazione di marchio della Unione Europea (già marchio comunitario) si effettuerà una ricerca di similitudine solo sulla banca dati dei marchi comunitari, o, ancora, nel caso di una domanda di registrazione di marchio internazionale si effettuerà una ricerca di similitudine solo sulla banca dati dei marchi internazionali.

Al contrario, occorre tener conto che in determinati casi un marchio registrato in un determinato Paese può impedire la registrazione del proprio marchio anche in Paesi differenti.

Ad esempio un marchio comunitario registrato o in fase di registrazione può essere utilizzato in un procedimento di opposizione per impedire la registrazione di un nuovo marchio in Italia oppure di un marchio internazionale che designi uno o più Paesi della Unione Europea oppure l’intera UE.

Allo stesso modo, un marchio nazionale registrato o in fase di registrazione in uno qualsiasi dei Paesi della Unione Europea può essere utilizzato in un procedimento di opposizione per impedire la registrazione non solo all’interno di quel Paese ma anche di un marchio comunitario o di un marchio internazionale designante l’Unione Europea.

Per questi stessi motivi un marchio internazionale anteriore può impedire la registrazione di un marchio successivo solo all’interno di quei Paesi che sono stati designati in entrambe le domande di registrazione di marchio ma non può impedire la registrazione del nuovo marchio in Paesi che non erano designati dalla domanda di registrazione anteriore.

Un ulteriore aspetto che spesso si trascura quando si procede al deposito di una domanda di registrazione di marchio è rappresentato dal fatto che la presenza di un marchio registrato anteriore identico o simile a quello oggetto della propria domanda di registrazione di marchio non solo può rappresentare un ostacolo alla registrazione del proprio marchio, ma può impedirne addirittura l’utilizzo, con ricadute economiche ben più gravi di quelle che potrebbero essere connesse ad un eventuale procedimenti di opposizione alla registrazione che non dovesse andare a buon fine.

Tag: ricerca di similitudine marchio, ricerca marchi nazionali, ricerca marchi comunitari, ricerca marchi internazionali

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Marchi+2: contributi a fondo perduto per domande di marchio

A partire dal 2 Febbraio 2016 sarà attivo il bando Marchi+2 per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle imprese italiane che depositano una o più domande di registrazione marchio comunitario (dal 23 marzo 2016 marchio dell’Unione europea) o registrazione marchio internazionale.

Il bando, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Unioncamere, prevede uno stanziamento complessivo di 2,8 milioni di euro ed è rivolto sia alle imprese che provvedono al deposito di una nuova domanda di registrazione per un marchio comunitario (dal 23 marzo 2016 marchio dell’Unione europea) o marchio internazionale che alle imprese che hanno già sostenuto spese per il deposito di una domanda di registrazione per marchio comunitario (dal 23 marzo 2016 marchio dell’Unione europea) o marchio internazionale, purchè tali spese siano state sostenute a partire dal 1 Febbraio 2015.

Per le domande di marchio internazionale saranno ammesse a contributo solo quelle depositate a partire dal 1 febbraio 2015.

Nel caso di domande di marchio internazionale depositate prima di tale data saranno ammesse a contributo solo eventuali spese per designazioni successive effettuate a partire dal 1 Febbraio 2015.

Requisito necessario per poter accedere alle agevolazioni è che il titolare della domanda sia una impresa classificata come micro, piccola o media impresa, con inclusione delle ditte individuali.

Sono ammesse anche domande in cui l’impresa sia contitolare della domanda con uno o più soggetti fisici o giuridici. Sono invece escluse le domande che siano di titolarità esclusiva di liberi professionisti o persone fisiche.

L’importo erogato sarà pari all’80% delle spese sostenute per la fase di progettazione grafica e/o verbale del marchio, per servizi di consulenza professionale per l’esecuzione della ricerca di anteriorità volta a verificare la sussistenza dei requisiti di novità del marchio, per servizi di consulenza professionale per il deposito delle domande di registrazione.

Sono ammesse a contributo anche le spese di consulenza legale per azioni di tutela del marchio in caso di opposizione, di rifiuto o di emissione di rilievi da parte degli Uffici competenti successivamente al deposito della domanda di registrazione del marchio.

Anche le tasse di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario (dal 23 marzo 2016 marchio dell’Unione europea) o internazionale versate all’UIBM, UAMI -EUIPO o WIPO sono rimborsate nella misura dell’80%.

Nel caso di deposito di una domanda di registrazione per marchio internazionale che designi USA e Cina, le tasse di designazione per questi due Stati sono rimborsate nella misura del 90%.

Tutte le spese ammesse a contributo saranno rimborsate entro rispettivi massimali riportati all’interno del bando. L’importo massimo erogabile per ogni domanda di contributo è pari ad €6000, che può essere elevato ad €7000 per domande di registrazione di marchio internazionale che designino più di due Paesi oppure USA o Cina e ad €8000 per domande di marchio internazionale che designino USA e/o Cina ed almeno un altro Paese.

Anche in questo caso il bando è del tipo a sportello, ossia le domande di agevolazione sono gestite in ordine cronologico e l’erogazione dei contributi avviene fino ad esaurimento dei fondi.

Si informa anche che per poter presentare la domanda di finanziamento è necessario che la domanda di registrazione del marchio sia pubblicata (non necessariamente registrata). La pubblicazione della domanda di marchio richiede tempi variabili e nel caso di domande di registrazione di marchio comunitari (dal 23 marzo 2016 marchi dell’Unione europea) può richiedere anche un mese.

Per questo motivo è fondamentale agire tempestivamente al fine di evitare che alla data di pubblicazione della propria domanda di registrazione di marchio non sia più possibile accedere ai contributi a causa del loro esaurimento.

Lo studio Maiello offre alla sua clientela assistenza tecnico-legale per tutte le attività inerenti le fasi di ricerca di anteriorità, deposito delle domande di registrazione del marchio, assistenza tecnico-legale per la tutela del marchio e per la registrazione della domanda.

Inoltre, lo studio potrà assistere la propria clientela nell’allestimento e presentazione delle domande di contributo per il presente bando.

BANDO SOSPESO (in data 07.06.2016) PER ESAURIMENTO FONDI.

 

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Contraffazione e confondibilità marchi registrati

Un marchio rappresenta l’immagine con cui un’impresa si presenta davanti al pubblico per pubblicizzare i propri prodotti e servizi e pertanto assume un’importanza strategica ai fini del successo commerciale di un prodotto o servizio.

Per tale motivo è fondamentale che il marchio possegga determinate caratteristiche che lo aiutino ad imporsi sul mercato ed a distinguersi tra una molteplicità di marchi riferiti alla stessa categoria di prodotti o servizi, evitando che possa essere facilmente confuso con altri marchi preesistenti, perdendo la sua capacità distintiva.

In particolare un marchio registrato deve essere semplice ed immediato da ricordare per potersi imporre nella mente dei consumatori ed allo stesso tempo non deve richiamare in maniera troppo decisa la tipologia di prodotti che esso designa, poiché in questo modo correrebbe il rischio di essere reso nullo per descrittività o comunque di avere scarsa forza deterrente nei confronti di eventuali copie e contraffazioni.

Ma quando si deve ideare un marchio al fine di registrarlo ed ottenerne l’esclusiva sul suo utilizzo è bene assicurarsi preventivamente che tale nuovo marchio non costituisca contraffazione di marchi già registrati da altri in precedenza.

Per questo motivo, prima di depositare una domanda di registrazione di marchio è fondamentale effettuare una ricerca atta a verificare se esistano già marchi registrati identici o simili al proprio, sia per evitare di registrare un marchio scarsamente innovativo e potenzialmente nullo che per evitare di incorrere nella contraffazione di un marchio anteriore.

Quando si valuta il rischio di contraffazione di marchi altrui già registrati si commette spesso l’errore di sottovalutare le differenze tra il marchio registrato ed il nuovo marchio da registrare. In particolare non si tiene conto del fatto che si ha contraffazione di marchio non solo quando i due marchi posti a confronto sono identici ma anche quando sono simili e tale somiglianza può indurre in confusione il consumatore in merito al produttore.

Inoltre, occorre anche considerare che non esistono parametri oggettivi per stabilire se due marchi sono simili e confondibili, così da determinare la contraffazione, ma tale valutazione è fortemente influenzata sia dalle modalità in cui i marchi sono utilizzati che dalla notorietà del marchio anteriore potenzialmente contraffatto.

Ad esempio, un marchio verbale può essere ritenuto in contraffazione di un marchio anteriore registrato, anch’esso verbale, anche se i due marchi differiscono per più della metà delle loro lettere ma hanno in comune la parte provvista di maggior carattere distintivo.

Al contrario, due marchi molto simili possono essere ritenuti non confondibili, escludendo così il rischio di contraffazione, se tali differenze modificano in maniera decisa il significato del marchio posteriore tanto da escludere il rischio di confusione.

Non da ultimo, quando si desidera registrare un marchio in Italia e si esegue una ricerca marchi per verificare l’esistenza di un marchio ed evitarne così la contraffazione è importante sapere che il rischio di contraffazione non sussiste solo nei confronti dei marchi italiani registrati ma anche nei confronti di marchi comunitari, validi in maniera unitaria in tutta l’Unione Europea e dei marchi internazionali designanti l’Italia o l’Unione Europea.

Prima di procedere alla registrazione del marchio è quindi opportuno consultare le banche dati dei vari Uffici nazionali ed internazionali utilizzando i vari strumenti di ricerca messi a disposizione anche on-line oppure rivolgersi ad un consulente o esperto in materia.

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