Registrare marchio italiano o marchio unione europea

Prima di procedere alla registrazione di un marchio italiano o alla registrazione di un marchio dell’unione europea (ex marchio comunitario) e ad un’eventuale successiva registrazione di un marchio internazionale è sempre opportuno procedere ad una ricerca di anteriorità.

La ricerca di anteriorità, condotta su banche dati nazionali, comunitarie ed internazionali, consente di verificare la presenza di marchi identici (ricerca di identità) o simili (ricerca di similitudine) al marchio che si intende registrare.

Con la ricerca di anteriorità, quindi, è possibile ridurre fortemente i rischi di un futuro contenzioso con soggetti privati o aziende terze.

Fatta questa doverosa premessa, è il caso di analizzare i punti salienti che possono portare ad optare per la registrazione di un marchio italiano o alla registrazione di un marchio dell’Unione Europea.

Il marchio italiano o marchio nazionale è un marchio che viene registrato presso l’UIBM ed è valido solo ed esclusivamente sul territorio italiano.

Il marchio dell’Unione europea è un marchio che viene registrato presso l’EUIPO ed è valido su tutto il territorio dell’Unione europea, equivalendo ad un fascio di 28 marchi nazionali registrati nei singoli Paesi dell’Unione Europea.

Questo ultimo aspetto è da tenere bene in considerazione quando si esegue una ricerca di anteriorità in quanto anche un marchio nazionale registrato in uno qualsiasi dei Paesi dell’Unione Europea può impedire la registrazione di un marchio dell’Unione Europea.

In tal caso, piuttosto che procedere al deposito della domanda di marchio dell’Unione Europea potrebbe essere necessario eseguire una pluralità di depositi di marchi nazionali nei Paesi dell’Unione Europea in cui si desidera ottenere la protezione.

Sia il marchio nazionale che il marchio dell’unione europea devono avere i requisiti della novità, della capacità distintiva e della liceità.

Entrambe le procedure di registrazione godono del c.d. diritto di priorità del marchio.

In pratica, con il deposito di una domanda di registrazione di marchio, sia nazionale che comunitario (anche estero), se eseguito come primo deposito, conferisce al suo titolare un diritto di priorità della durata di 6 mesi a partire dalla data di primo deposito per depositare una o più domande di registrazione di marchio in uno o più dei 173 Stati aderenti alla Convenzione Parigi.

I costi sono ben diversi.

Per registrare un marchio italiano o nazionale bisognerà corrispondere una tassa di € 177,00 per una classe di prodotti o servizi ed € 34,00 per ogni classe in più.

Per registrare un marchio dell’unione europea bisognerà corrispondere una tassa base pari ad € 850,00 per il deposito elettronico o € 1000 in caso di deposito della domanda in forma cartacea, valida per una sola classe di prodotti o servizi oltre ad una tassa di € 50,00 per una seconda classe di prodotti o servizi ed € 150 per ogni classe oltre la seconda.

Le procedure di deposito sono molti simili per le due registrazioni, anche se la procedura di registrazione di un marchio dell’Unione Europea è sensibilmente più rapida rispetto al marchio nazionale.

L’unica differenza, degna di nota, è che con la procedura di registrazione del marchio dell’Unione Europea si ha la possibilità di richiedere un rapporto di ricerca con cui l’EUIPO segnala al richiedente la presenza di eventuali marchi dell’Unione europea identici o simili al marchio oggetto di domanda e/o registrati anteriormente per almeno una stessa classe di prodotti o servizi.

Entrambe le tipologie di marchi hanno una validità di 10 anni e possono essere rinnovati all’infinito, pagando le relative tasse, per periodi di ulteriori dieci anni.

Le tasse di rinnovo sono differenti.

Per il rinnovo del marchio italiano bisognerà pagare, allo scadere dei 10 anni, una tassa pari all’importo di € 67,00 per una classe ed € 34,00 per ogni classe in più oltre la prima.

Per il rinnovo del marchio dell’unione europea bisognerà pagare, allo scadere dei 10 anni, una tassa pari ad € 850 per una classe, € 50,00 per una seconda classe ed € 150,00 oltre la seconda classe.

Per quanto attiene alla scelta, quindi, se optare per la registrazione di un marchio dell’unione europea o un marchio nazionale (non tenendo in considerazione i costi appena elencati) è il caso di focalizzare la propria attenzione sui mercati di riferimento.

Se la propria azienda presente o futura (start-up) opera o opererà solo ed esclusivamente nel mercato italiano sarà opportuno procedere ad una registrazione solo in ambito nazionale.

Se, al contrario, l’impresa intende operare o già opera in ambito europeo sarà di gran lunga preferibile la registrazione del proprio marchio in ambito europeo.

E’ il caso di ricordare che per molte aziende ormai la sola registrazione del marchio italiano è addirittura superflua ben potendo, come avviene per le imprese che operano nell’e-commerce, e quindi, almeno su tutto il territorio dell’unione europea, optare sin da subito per la registrazione del marchio a livello europeo.

Se al contrario, la propria attività (un locale pubblico, un pub, una pizzeria ecc.) non potrà mai “andare” oltre i confini nazionali è di gran lunga preferibile la registrazione di un marchio italiano.

Sarà però sempre possibile registrare in un secondo momento un marchio dell’Unione Europea oppure un marchio internazionale, anche se non si potrà rivendicare la priorità del marchio italiano.

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