Depositare un brevetto in USA

Mentre in Italia le innovazioni tecniche possono essere tutelate mediante un brevetto per invenzione industriale o un brevetto per modello di utilità, negli USA esiste un’unica forma di brevetto, noto come utility patent, che permette di tutelare tutte le invenzioni o i nuovi prodotti, processi, macchinari e tutti i miglioramenti tecnici in genere che dimostrino particolare utilità.

Il deposito di una domanda di brevetto negli Stati Uniti D’America è uno strumento particolarmente vantaggioso in quanto mediante un’unica domanda ed unico procedimento di concessione è possibile giungere all’ottenimento di un titolo valido unitariamente in tutti i 50 Stati.

Ottenere un brevetto negli USA non è né più né meno complicato di quanto lo è ottenere un brevetto europeo, anche per i richiedenti stranieri, purchè si sia a conoscenza delle regole alla base del procedimento di rilascio del brevetto.

Infatti, anche se le recenti modifiche normative apportate con il Patent Act nel 2013 hanno uniformato sensibilmente la legge brevettuale statunitense con le più comuni leggi brevettuali europee, sussistono ancora alcune differenze di approccio tra le due scuole, soprattutto in merito alla valutazione dell’attività inventiva.

Per questo motivo, all’atto del deposito di una domanda di brevetto in USA è opportuno affidarsi ad un consulente o a un avvocato che conosca bene lo strumento del brevetto in USA e che sia in grado di predisporre sin da subito la domanda in modo da rendere il procedimento di concessione del brevetto in USA più rapido e quindi anche più economico.

E’ anche bene sapere che, a differenza che in Italia ed in Europea in genere, la legislazione USA richiede che tutti i prodotti e materiali brevettati oppure oggetto di domanda di brevetto, inclusi eventuali materiali pubblicitari, debbano chiaramente riportare l’indicazione del numero di domanda o di brevetto.

In caso contrario, non vi sarebbe la possibilità di richiedere i danni in un eventuale contenzioso a tutela dei propri diritti.

Concessione brevetto in USA?

Gli USA riconoscono tutte le principali Convenzioni mondiali in tema di tutela dei diritti di proprietà industriale, inclusa la Convenzione di Parigi per il riconoscimento del diritto di priorità e la Convenzione PCT che regola il deposito delle domande internazionali.

Pertanto, l’iter più semplice e vantaggioso, anche da un punto di vista economico, prevede il deposito iniziale di una domanda di brevetto in Italia, seguita dal deposito entro un anno di una domanda internazionale PCT che designa automaticamente 152 Paesi, compresi gli USA.

In questo modo, allo scadere del 30° mese dalla data di priorità (ossia la data di primo deposito) sarà possibile effettuare l’ingresso nella fase nazionale USA al fine di dar inizio alla fase di esame e giungere alla concessione.

In alternativa è anche possibile depositare direttamente una domanda in USA che rivendichi la priorità di una domanda italiana.

Si rammenta, infatti, che la legge brevettuale italiana impone ai residenti in Italia di depositare sempre prima la domanda di brevetto in Italia e solo successivamente all’estero.

Il deposito della domanda di brevetto in USA, sia che avvenga come ingresso nella fase nazionale USA di una domanda internazionale PCT o come deposito diretto, richiede necessariamente di rivolgersi ad un corrispondente locale, che provvederà al pagamento delle tasse di deposito ed esame.

La domanda dovrà essere necessariamente depositata in inglese.

L’esame di merito è richiesto automaticamente all’atto del deposito.

Una volta poi superato l’esame di merito ed aver replicato ad eventuali Office Action al fine di porre in evidenza la presenza dei requisiti di novità ed attività inventiva, l’Ufficio brevetti USA (USPTO) emetterà il provvedimento di concessione richiedendo il pagamento dell’apposita tassa di rilascio.

Successivamente al pagamento di tale tassa, l’USPTO procede a pubblicare il brevetto definitivo.

A differenza della maggior parte degli altri Paesi, le tasse di mantenimento per un brevetto USA non devono essere pagate annualmente ma secondo tre scadenze, la prima delle quali cade in un periodo tra 3 anni e 3 anni e mezzo dalla concessione (granting) del brevetto in USA.

La prima tassa da pagare nel periodo tra i tre anni e i tre anni e mezzo oscilla da una cifra pari a $ 400,00 e 1600,00 $;

la seconda tassa da pagare è al settimo anno oscilla da una cifra di 900,00 $ e 3600,00 $;

la terza tassa entro 11 anni e mezzo e oscilla da 1850,00 $ e 7400,00 $.

Le oscillazioni dipendono dalla natura della società intestataria del brevetto. Ovvero se si tratta di una micro entity oppure di una small entity oppure di una large entity così come riportato nella guida rilasciata dal governo americano.

Quanto costa depositare una domanda di brevetto in USA?

Ovviamente non è possibile dare cifre precise, in quanto i costi sono legati alla complessità del testo e quindi anche alla variabilità dei costi di traduzione, oltre che dalla eventuale necessità di replicare ad azioni ufficiali da parte dell’USPTO.

Il costo medio della procedura di deposto e concessione di un brevetto in USA, al netto dei costi per la stesura ed il deposito della domanda italiana di priorità e della eventuale domanda internazionale PCT, oltre che di eventuali repliche ad Office Action, è quantificabile in €3000-6000.

Quanto dura un brevetto negli Stati Uniti D’america?

La durata è di 20 anni dal deposito della domanda di brevetto.

Ne consegue che il deposito della domanda di brevetto in USA, in considerazione della vastità territoriale in cui è possibile ottenere l’esclusiva per la propria invenzione, presenta un rapporto costi-benefici nettamente favorevole per il titolare del brevetto.

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