Volgarizzazione del marchio e sua decadenza

In questo post non ci occuperemo di cosa è un marchio ma di quando questo perde la sua efficacia con il c.d. fenomeno della volgarizzazione del marchio.

Ultimamente abbiamo avuto modo di affrontare l’argomento della volgarizzazione del marchio essendoci occupati come studio professionale di un arbitrato internazionale, tenutosi dinanzi al Wipo.

In quella occasione, una delle difese, a fondamento dei diritti della nostra cliente, è stata proprio quella della volgarizzazione del marchio.

La decisione a cui facciamo riferimento è il Case No. D2017-1196

Non entreremo nel merito di quella decisione ma affronteremo il tema della volgarizzazione anche con l’ausilio di una non recente sentenza della nostra Corte di Cassazione che siamo riusciti a reperire direttamente presso la cancelleria della Suprema Corte e che si è rivelata utile per spiegare le nostre ragioni, anche perchè, il caso ha voluto, che il caso dell’arbitrato internazionale fosse praticamente simile al caso affrontato dalla corte di cassazione nel lontano 1984.

Cerchiamo di rispondere ad una prima ma fondamentale domanda:

Che cosa è la volgarizzazione del marchio?

o meglio

Cosa si intende per volgarizzazione del marchio?

La volgarizzazione del marchio si ha quando la parola che costituisce il marchio diviene denominazione generica di un prodotto o merce o quando perde nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l’azienda d’origine, per eccesso di vitalità semantica, con l’inserimento del termine, nei dizionari linguistici.

Quando il marchio decade per intervenuta volgarizzazione?

Il marchio decade quando lo stesso è divenuto nel commercio, denominazione generica del prodotto o del servizio, in altre parole quando ci troviamo di fronte ad una perdita di capacità distintiva che è insita nello stesso concetto di marchio.

La perdita del diritto allo sfruttamento esclusivo del marchio non è connessa solo al carattere generico che assume quel determinato termine linguistico ma è quasi sempre accompagnato da un comportamento commissivo o omissivo del titolare.

Esempi di volgarizzazione del marchio:

I termini biro, nylon, cellophane, schotch.

Questi erano marchi che quando sono nati e sono stati registrati rappresentavano segni distintivi di alcuni prodotti rispetto a prodotti appartenenti alla medesima categoria.

Adesso sono diventati termini di uso comune che vengono associati dal consumatore ad una categoria di prodotti.

In pratica, oggi, una penna biro non sarà più associata alla penna biro dell’azienda che all’epoca ha registrato quel marchio bensì verrà associata, dal consumatore medio, ad una penna.

Con la volgarizzazione del marchio si ha, quindi, una perdita praticamente totale del carattere distintivo del marchio e quindi la sua totale perdita di valore.

***

Tornando al caso che ci ha interessati e di cui abbiamo accennato all’inizio riportiamo la sentenza della Corte di Cassazione n. 6180 del 28.11.1984:

Svolgimento del processo

Con citazione del 5 agosto 1976,
la società omissis convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società omissis e – premesso di essere titolare dei brevetti n………. e n………… per il marchio di impresa Premaman (emblematico rispetto al primo e grafico-fonetico rispetto al secondo) , del quale la convenuta si sarebbe indebitamente servita nei suoi negozi di omissis e di omissis sia per indicare i reparti destinati alla vendita di abiti per gestanti che per etichettare questi ultimi – ne chiese la condanna alla rimozione degli abusi e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede.

La convenuta, costituita, eccepì che il vocabolo “premaman” era privo dell’attitudine ad individuare prodotti e merci provenienti dalla società attrice, essendo entrato da vari anni nell’uso e nel vocabolario correnti per indicare genericamente la condizione di gravidanza e di puerperio.

Ritenuta fondata l’eccezione (di decadenza dal brevetto per volgarizzazione del marchio e/o di nullità originaria del medesimo per genericità della parola, ma accolta sotto il primo aspetto, con dichiarato assorbimento del secondo), il Tribunale rigettò le domande, osservando che il vocabolo si era notoriamente diffuso nel linguaggio comune col significato di abito o indumento di taglio molto ampio per future mamme, tanto da essere stato inserito con questo significato nei dizionari più accreditati della lingua italiana.

La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza ora impugnata.

La società ricorrente omissis ha proposto ricorso con due motivi. Resiste con controricorso la società resistente omissis, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato e depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, vanno preliminarmente riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo del ricorso principale, la società omissis deduce che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 59 r.d. 21 giugno 1942 n.929 in relazione all’art. 70 c.p.c., non avendo partecipato al giudizio il pubblico ministero.

A sostegno del motivo, prescindendo da altre confuse proposizioni non pertinenti al mezzo e in parte contraddette dalle stesse difese della ricorrente nelle pregresse fasi di merito, sostanzialmente si adduce che l’intervento del P.M. era nella specie necessario, essendo stata la pretesa decadenza del brevetto elevata a ragione unica della decisione e non potendo, perciò, ritenersi che la relativa questione sia stata risolta solo incidentalmente.

La censura non è fondata.

Conviene, anzitutto, chiarire che il dato di riferimento per stabilire se una determinata questione abbia o meno carattere incidentale non è il grado di influenza (supposto che questa possa essere graduata) della medesima sulla decisione della causa, ma l’oggetto del processo o del giudizio ( “petitum”, come individuato dalla “causa petendi”), nel senso che, una volta identificato quest’ultimo, si configurano come pregiudiziali rispetto ad esso e debbono essere, quindi, solo incidentalmente risolte (se non assurte, per legge o per iniziativa di parte, a “cause pregiudiziali” ) tutte le questioni insorte sulle ragioni di fatto o di diritto (“ causa petendi”) della domanda, svolgendo esse rispetto a questa (e, dunque, rispetto all’attribuzione del bene della vita conteso) un ruolo puramente strumentale.

L’oggetto del processo rimane, pertanto, circoscritto nell’ambito iniziale se sul fatto costitutivo della pretesa non venga chiesta (e sempre che l’istante vi abbia interesse, per l’attitudine della questione a influire su altri rapporti diversi da quello dedotto nel giudizio pendente) o imposta dalla legge una decisione con efficacia di giudicato, non essendo, alla fine, sufficienti le semplici contestazioni del diritto fatto valere.

La contraria opinione della società ricorrente rispecchia la posizione antagonistica assunta da parte della dottrina (e condivisa, talvolta, dalla giurisprudenza) nei confronti della teoria classica sui limiti oggettivi del giudicato, la quale, muovendo dalla distinzione tra momento logico – pregiudiziale e momento volitivo della sentenza, esaurisce in quest’ultimo la decisione in senso proprio e assegna al primo una funzione meramente preparatoria di mezzo a fine.

A questi principi – che il testo dell’art. 34 c.p.c. induce a ritenere tradotti in legge – è ispirata, nella materia specifica, la giurisprudenza di questa corte, secondo la quale, in tema di nullità o di decadenza di brevetti per marchi d’impresa, l’intervento in causa del pubblico ministero è necessario, ai sensi dell’art. 59 r.d. 929/1942, quando la nullità o la decadenza siano fatte valere, in via principale o riconvenzionale, per conseguire sul punto una pronunzia con efficacia di giudicato, e non anche, quindi, allorchè esse vengano dedotte dal convenuto come mere eccezioni, al solo fine di contrastare la pretesa attrice che postuli la validità del brevetto (cass. 5762/1981, 5840/1978, 1226/1977 e altre conformi meno recenti).

Alla stregua dei precedenti rilievi, questa giurisprudenza deve essere condivisa e il motivo in esame non può essere, di conseguenza, accolto, perché, nel caso di specie, la persistente validità dei brevetti (postulata dall’attrice) si colloca rispetto al “petitum” (rimozione dell’abuso attribuito all’altra parte) come elemento della relativa fattispecie costitutiva, la cui semplice contestazione non è idonea, in mancanza di esplicita domanda, ad allargare l’oggetto originario del processo (estendendolo all’accertamento, con efficacia di giudicato, della decadenza dei brevetti semplicemente eccepita) e, quindi, a provocare l’intervento obbligatorio del P.M., necessario, ai sensi dell’art. 59 cit. e 70 c.p.c., soltanto nelle cause in cui la dichiarazione di nullità o di decadenza del brevetto costituisca oggetto di apposita domanda (principale o incidentale) di accertamento.

Col secondo (complesso) motivo, la ricorrente principale, denunciando falsa e errata interpretazione dell’art. 41, n.1, r.d. 929/1942, in relazione all’art. 18 dello stesso decreto, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente, sostiene: a) che la Corte d’Appello ha indebitamente esteso ai marchi emblematici le disposizioni sulla decadenza del brevetto per volgarizzazione dettate dall’art. 41 cit. soltanto per i marchi denominativi e sempre che essi riguardino uno specifico prodotto o merce, non anche, quindi, tutti i prodotti o merci provenienti dal soggetto titolare del brevetto; b) che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato sull’entità della volgarizzazione del marchio “Premaman” e sul significato assunto dalla parola nel linguaggio comune.

Neppure questo motivo è fondato.

La proposizione sub a) poggia, infatti, sull’errata premessa che il giudice di merito abbia annoverato il marchio “Premaman” tra quelli emblematici e figurativi; mentre la Corte milanese ha dichiaratamente ritenuto che esso rientri tra quelli denominativi, perché costituito non da “segno”, ma da “parola” e che non sia, perciò, meramente indicativo, ma espressivo dei prodotti cui si riferisce (il che non si può ragionevolmente disconoscere, perché, nella lingua francese, “ maman” altro non è che la traduzione affettiva della parola “merè” e il composto “pre-maman”, lungi dal costituire invenzione di pura fantasia senza aderenza concettuale al prodotto contrassegnato, non altro significa donna, in attesa di diventare madre). La censura è, pertanto, priva di consistenza, indipendentemente dalla problematica giustificazione della pretesa disparità di trattamento tra marchi figurativi e marchi denominativi, espressamente rifiutata, infatti dalla convenzione di Parigi (art. 6 quinquies B/2) sulla protezione della proprietà industriale, ratificata dall’Italia (nel testo di Lisbona del 31 ottobre 1958) con la l. 4 luglio 1967 n. 676 e utilizzabile anche come strumento di interpretazione dalle leggi interne dei paesi unionisti, per esigenze di adeguamento alla convenzione e per rimuovere disuguaglianza di disciplina fra cittadini e stranieri (cfr. Cass. 11 dicembre 1978 n. 5833).

La doverosa coerenza interpretativa tra norme interne e legge internazionale sarebbe già motivo sufficiente per disattendere, altresì, la tesi che la decadenza non sarebbe configurabile in relazione ai marchi c.d. generali: anche questi ultimi, infatti, sono, secondo la convenzione citata, soggetti a decadenza (“pourront etre….invalidées”). Ma, prima ancora, deve escludersi che questa sia in contrasto con la legge nazionale.

La ricorrente deduce che l’art. 41 n. cit., facendo riferimento al marchio di un prodotto o di una merce, abbia inteso circoscrivere la decadenza ai marchi speciali non potendosi altrimenti spiegare l’uso del singolare nel testo normativo – e che questa conclusione risulterebbe rafforzata dal contenuto dell’art. 18 n. 2 della stessa legge, che, in tema di condizioni necessarie per la brevettabilità dei marchi, adotta, invece, significativamente il plurale con riguardo ai prodotti o merci che ad essi si riferiscono il marchio “Premaman” non sarebbe, quindi, soggetto a decadenza, perché destinato a contrassegnare tutti i prodotti dell’omonima società.

Ma il problema è, sotto il primo aspetto, mal posto, poiché la norma non distingue, il marchio generale da quello speciale, ma dispone soltanto che il brevetto decade se il marchio, di qualunque tipo, sia divenuto denominazione generica di un prodotto o di una merce.

Il singolare viene, dunque, riferito non all’oggetto originario del marchio, ma al prodotto o merce con esso successivamente designato, sì che la questione (non proposta) potrebbe essere, se mai, un’altra stabilire se, ai fini della volgarizzazione del marchio, sia sufficiente che esso sia divenuto denominazione generica di un solo prodotto (o merce) o sia, invece, necessario che la denominazione risulti estesa ad un “genus” (determinato o non) di prodotti (o merci).

Quanto al confronto con l’art. 18 n.2, basta rilevare che questa norma, essendo diretta a stabilire preventivamente le condizioni di brevettabilità di tutti i possibili marchi, adotta coerentemente il plurale nel riferirsi ai relativi prodotti o merci; mentre la rappresentazione normativa al singolare (indefinito) dell’art. 41 n.2 è pienamente giustificata dal fatto che esso è formulato con riferimento (se pure astratto) al brevetto di un marchio già ottenuto e isolamento considerato.

La specularità delle due norme non è, del resto, estranea alla giurisprudenza di questa Corte, che, in altra occcasione, ne ha già incidentalmente registrato la perfetta simmetria (sent. 5833/1978 cit.).

Relativamente alla censura sub b), il primo profilo (insufficientemente motivazione sull’entità della volgarizzazione) è, sul piano logico, francamente improponibile.

Il concetto di volgarizzazione non si presta, infatti nella materia a graduazioni di sorta, una volta risolto positivamente il dilemma tra l’essere o il non essere dell’evento nel caso concreto, alla stregua della legge regolatrice, che il giudice milanese ha esattamente interpretato, attribuendo al concetto, nel solco di una tradizione fondamentalmente consolidata, il significato di acquisizione al linguaggio comune (dei produttori e, soprattutto, dei consumatori) della parola che costituisce il marchio, in modo tale che questo, divenuto denominazione generica di un prodotto o merce, abbia perduto nella realtà linguistica qualsiasi collegamento con l’azienda d’origine e si sia, quindi, spersonalizzato che tutto questo sia accaduto nella specie e che la parola “ de qua, sia, dunque, caduta, per eccesso di vitalità semantica, in pubblico dominio, la Corte d’Appello ha affermato in base alla notorietà del fatto (che non ha bisogno di prova, a norma dell’art. 115, cpv, c.p.c.), confermata dall’inserimento del termine, con specifico significato, in vari dizionari linguistici. Né può dubitarsi che questo sia un giudizio squisitamente di fatto, sottratto, come tale e perché convenientemente motivato, al controllo di legittimità.

Il residuo profilo della censura in esame investe il significato generalizzato della parola “Premaman” che, secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe, immotivatamente e contraddittoriamente, circoscritto ai particolari abiti confezionati per le gestanti e che riguarderebbe, invece, tutti i prodotti e le merci di provenienza dall’omonima società.

Neppure sotto questo profilo aspetto la censura merita di essere accolta, perché stranamente ignara il fatto che la Corte d’appello, dopo aver precisato che la controversia era insorta per e limitatamente al preteso abuso del marchio da parte della convenuta nella vendita dei propri abiti per gestanti, si è premurata di sottolineare espressamente l’estraneità all’oggetto della causa di ogni altra questione riguardante l’estensione della tutela brevettuale ad altre merci provenienti dall’attrice, al fine di delimitare, in perfetta aderenza ai principi richiamati nell’esame del primo motivo, il “thema decidendi”.

Il che non è certamente censurabile sul piano motivazionale e si iscrive, d’altra parte, nel postulatorispetto del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato (la “svolta” oggettivistica segnata nella materia della sentenza n. 5833/1978, già citata, non è stata contestata dalla ricorrente, che ha dichiarato, anzi, di condividerne l’indirizzo, in questa sede presupposto).

Il ricorso incidentale condizionale (relativo alla qualificazione dei concreti comportamenti posti in essere dalla resistente) rimane assorbito.

Le spese di questa fase vanno poste a carico della ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna la Omissis al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo stadio del giudizio, liquidate in L. 65.000 oltre all’onorario di L. 1.500.000 (un milione cinquecentomila).

Così deciso in roma il 11 giugno 1984.

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