Deposito marchi: rivolgersi ad un esperto per evitare errori

Il deposito di una domanda di registrazione di un marchio è all’apparenza molto semplice e non richiede molti passaggi o predisposizione di particolare documentazione oltre la modulistica appositamente prevista e messa a disposizione dagli Uffici preposti alla registrazione.

In particolare, nel caso di un deposito di una domanda di registrazione per marchio italiano, l’UIBM permette sia il deposito telematico attraverso l’apposita piattaforma che il deposito attraverso le Camere di Commercio che potranno così assistere il titolare nella compilazione dei moduli.

Per il deposito di una domanda di registrazione di marchio dell’Unione Europea (già marchio comunitario) l’EUIPO mette a disposizione una procedura guidata che semplifica il deposito, che può essere eseguito sia telematicamente che via fax.

Per tali motivi si assiste frequentemente al deposito delle domande di registrazione del marchio direttamente da parte dei titolari delle stesse, evitando di rivolgersi ad un avvocato esperto in proprietà industriale o ad un consulente in proprietà industriale, in quanto la normativa in materia di proprietà industriale non obbliga i titolari delle domande a rivolgersi ad un mandatario.

Tuttavia, affinchè la registrazione del marchio sia efficace è fondamentale valutare sin da subito alcuni aspetti tecnici legati al marchio che non è possibile reperire direttamente dalla modulistica di deposito.

Infatti, il marchio può essere registrato sotto varie forme, le più comuni delle quali sono il marchio verbale, nel caso in cui il marchio sia composto solo da parole, il marchio figurativo, in cui il marchio è composto da un’immagine o da un logo, ed il marchio combinato, in cui ad un’immagine o logo si accompagna anche una parte verbale.

L’errore più frequente commesso da chi ricorre al faidate è rappresentato proprio da una scelta non corretta della forma in cui depositare il proprio marchio, per cui si osservano spesso depositi aventi per oggetti marchi composti da diversi elementi, alcuni dei quali di scarso valore distintivo, così da indebolire la tutela sulla parte più distintiva.

Tale circostanza, anche se in linea generale non compromette la registrazione del marchio, ne riduce fortemente la capacità di tutela, rendendolo facilmente aggirabile.

Un ulteriore elemento di criticità risiede invece nella capacità di individuare la presenza di elementi che potrebbero impedire la registrazione, quali elementi descrittivi delle caratteristiche del prodotto o della sua provenienza geografica.

Ulteriori errori si riscontrano frequentemente nella scelta delle classi da designare e dei prodotti e servizi scelti all’interno delle classi designate. In particolare è spesso possibile osservare come la scelta delle classi sia eseguita più sulla base della natura dell’oggetto che sulla base della sua destinazione d’uso.

Inoltre non si considera che la normativa non permette più di utilizzare il titolo delle classi secondo la Classificazione di Nizza per tutelare automaticamente tutti i prodotti o servizi inclusi in una specifica classe, ma al contrario richiede di elencare in maniera specifica ogni singolo prodotto o servizio al quale estendere la tutela del marchio.

Per questo motivo è bene essere a conoscenza dei termini specifici adottati nella Convenzione.

In questi casi occorre anche tener presente che dopo aver eseguito il deposito della domanda non è possibile eseguire integrazioni alle classi designate, né inserire prodotti non presenti all’interno di una delle classi di designazione, ma eventuali errori possono essere risolti solo con il deposito di una nuova domanda di registrazione.

Non da ultimo, i titolari delle domande spesso pongono poca attenzione alle ricerche di anteriorità, basandosi solo su ricerche parziali e ritenendo erroneamente che sia sufficiente per la registrazione che non siano presenti marchi identici al proprio, mentre non è da escludere che un marchio anteriore possa impedire la registrazione di un nuovo marchio anche in presenza di diversi elementi di differenza.

Per questi motivi si ritiene sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in proprietà industriale o ad un consulente in proprietà industriale, il cui compito non è solo quello di assicurarsi che la domanda di registrazione del marchio presenti tutti i requisiti formali ma è soprattutto quello di valutare quale sia la migliore forma di registrazione e quali siano le classi più opportune, valutando anche possibili rischi di contraffazione di marchi anteriori.

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