Opposizione registrazione marchio
L’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale specifica che uno dei requisiti per la registrazione di un marchio è rappresentato dalla novità, ossia il segno da registrare non deve essere identico o simile a marchi già registrati nel territorio o in corso di registrazione per prodotti o servizi che siano identici o affini.
Tuttavia, in fase di registrazione, l’Ufficio preposto al rilascio del certificato di registrazione (ad esempio l’UIBM per i marchi italiani oppure l’EUIPO per i marchi della Unione Europea o marchi comunitari) non procedono alla verifica della novità del marchio, per cui non è da escludere che due marchi simili se non identici possano essere validamente registrati anche per prodotti e servizi identici o affini.
Per evitare simili circostanze è stata introdotta la procedura di opposizione, ossia una procedura che consente ai titolari di marchi registrati o di domanda di registrazione di marchio di richiedere che una domanda di marchio successiva venga respinta.
Tuttavia, è onore del titolare della registrazione anteriore verificare che un terzo abbia presentato una domanda di registrazione di marchio successiva alla propria registrazione, ad esempio mediante la consultazione costante del Bollettino Ufficiale dei Marchi oppure attivando un servizio di sorveglianza marchi.
Infatti, l’UIBM non provvede ad inviare alcun avviso ai titolari dei marchi in merito al deposito di nuove domande di registrazione da parte di terzi relativamente a marchi identici o simili al proprio.
Affinchè si possa procedere al deposito dell’istanza di opposizione è necessario che la registrazione opposta sia richiesta in un territorio in cui il marchio anteriore è tutelato.
Pertanto, una domanda di registrazione di marchio italiano può essere opposta sulla base di un marchio italiano anteriore, di un marchio comunitario o della Unione Europa o, ancora, di un marchio internazionale designante l’Italia e/o l’Unione Europa.
A sua volta, una domanda di registrazione di un marchio comunitario o dell’Unione Europea può essere opposta sulla base di un ulteriore marchio comunitario o della Unione Europa oppure di un qualsiasi marchio nazionale di uno dei Paesi della Unione Europea o, ancora, di un marchio internazionale designante l’Unione Europa o uno o più Paesi della Unione Europea.
Una volta che il titolare della registrazione anteriore ha appurato che un terzo ha provveduto a depositare una domanda di registrazione per un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi identici o affini, sarà necessario provvedere al deposito dell’istanza di opposizione entro un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione da contestare.
L’opposizione può essere diretta sia all’intera domanda di registrazione, al fine di ottenerne il completo respingimento, oppure solo a parte dei prodotti o servizi, al fine di richiederne la limitazione.
Il deposito della istanza di opposizione richiede il pagamento della tassa di opposizione, che ammonta ad €250 per l’opposizione ad un marchio italiano e ad €320 nel caso di opposizione ad un marchio comunitario o dell’Unione Europea. Inoltre, è necessario depositare le motivazioni sintetiche su cui si basa l’opposizione.
Una volta ricevuto l’atto di opposizione, l’Ufficio preposto provvede a notificarlo al richiedente della domanda di registrazione opposta, assegnando un termine di due mesi alle parti per giungere ad un accordo ovvero al richiedente della domanda opposta per accogliere le istanze dell’opponente, ritirando o limitando la domanda di marchio, così da chiudere il procedimento.
Il suddetto termine di due mesi è prorogabile fino ad un anno su istanza congiunta delle parti.
In caso di mancato accordo, al termine del periodo di conciliazione l’Ufficio assegna due mesi alla parte opponente per presentare una memoria a favore del respingimento o della limitazione del marchio.
Una volta che tale memoria sarà stata depositata e notificata alla parte che ha subito l’opposizione, quest’ultima avrà ulteriori due mesi di tempo per presentare la sua memoria difensiva. In questo periodo, sarà sempre facoltà del richiedente del marchio opposto procedere alla limitazione o al ritiro della domanda di registrazione del marchio.
Una volta che l’Ufficio avrà ricevuto entrambe le memorie ed eventuali osservazioni della parte opponente, potrà emettere la decisione, che potrà essere di accoglimento totale o parziale dell’istanza di opposizione oppure di rigetto della stessa e conseguente registrazione del marchio.
La decisione è in ogni caso appellabile.
Con la decisione, l’Ufficio può anche richiedere alla parte soccombente di procedere al pagamento delle spese in favore dell’altra parte. Generalmente, queste spese sono quantificate in € 500,00 – 600,00 nel caso in cui l’opposizione sia accolta ed in € 200,00 – 300,00 nel caso in cui l’opposizione sia respinta.
Si mette in evidenza come ogni mese l’UIBM riceva anche più di cento procedimenti di opposizione, per cui la possibilità per un richiedente di una domanda di registrazione di marchio di subire un simile procedimento non è del tutto remota.
Pertanto, prima di procedere al si consiglia vivamente di procedere sempre ad una ricerca di anteriorità, la quale, seppure non permetta di avere assoluta certezza in merito all’assenza di diritti terzi anteriori, consente comunque di ridurre il rischio.
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