Rapporto di ricerca brevetto italiano

Hai deciso di depositare una domanda di brevetto in Italia e stai cercando di comprendere le modalità per poter procedere ad un deposito ovvero ad una registrazione corretta. Per questo motivo, hai proceduto a scrivere una breve relazione e vorresti depositarla.

Devi sapere però che, come detto già in altri articoli, una domanda di brevetto, indipendentemente dal fatto che sia una domanda di brevetto italiana oppure estera è un documento tecnico-legale non di facile realizzazione per i non addetti ai lavori.

Avrai anche notato che online ci sono molte informazioni ma risulta difficile orientarsi.

Come direbbe un buon medico al suo paziente non fidarti di ciò che leggi online ma discuti dei tuoi problemi con un professionista abilitato e specializzato; altrimenti corri il rischio di cadere in confusione e commettere passi azzardati che non potranno che vanificare i tuoi sforzi o nel caso del medico di ammalarti ancora di più.

Al contempo, però, non sei riuscito a trovare informazioni approfondite e sei capitato sul nostro sito per puro caso, cercando di trovare risposte alle tue domande.

È andata così, non è vero? Beh, direi che sei nel posto giusto, al momento giusto!

Oggi ti spiegherò come gestire al meglio la tua domanda di brevetto italiano ed in particolare, nel caso te lo stessi chiedendo, ti illustrerò un tema molto delicato:

il rapporto di ricerca ricevuto dopo aver depositato una domanda di brevetto per invenzione industriale italiana.

Coraggio!

Tutto quello che devi fare è prenderti un po’ di tempo libero e leggere ciò che verrà scritto di seguito. Detto questo, a me non resta altro da fare, che augurare a te una buona lettura e a me di essere quanto più chiaro possibile.

Cercherò di illustrarti l’argomento, oggetto del presente articolo, con una serie di domande e risposte così da rendere più agevole la comprensione.

Cosa accade dopo aver depositato una domanda di brevetto italiano?

L’esaminatore dell’ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), dopo aver letto la domanda ed in sintesi averla trovata tecnicamente comprensibile e formalmente corretta, invia la domanda di brevetto depositata all’ufficio europeo brevetti (EPO).

Se si è provveduto alla traduzione delle rivendicazioni in inglese, l’esaminatore dell’epo procederà a svolgere la ricerca e stilerà il suo rapporto di ricerca; in caso contrario sarà necessario pagare all’atto del deposito una tassa di € 200,00 affinchè l’ufficio provveda alla traduzione delle rivendicazioni in lingua inglese.

Tutte le domande di brevetto italiane sono sottoposte alla ricerca?

No, soltanto le domande di brevetto per invenzione che non rivendicano una priorità; al contrario le domande di brevetto per invenzione che rivendicano una priorità sono sottoposte solo ad un esame formale da parte dell’UIBM ma non ricevono una ricerca.

Cosa succede se non si paga la tassa né si deposita la traduzione?

In questo caso la domanda è considerata incompleta e non solo non è inviata all’EPO ma l’UIBM provvederà ad emettere una comunicazione formale per invitare il richiedente ad eseguire una delle due azioni, pena il respingimento della domanda.

Cosa succede una volta che l’esaminatore europeo avrà completato la ricerca?

Una volta che l’esaminatore dell’ufficio europeo brevetti avrà terminato la sua ricerca stilerà il rapporto di ricerca e redigerà un’opinione preliminare di brevettabilità (Opinione Scritta) ed il suo ufficio procederà ad inoltrarlo all’ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

Ricordiamo che l’argomento oggetto dell’articolo è quello di una domanda di brevetto per invenzione industriale italiano e non una domanda estera, altrimenti l’iter sarebbe stato diverso.

Cosa fa l’uibm una volta ricevuto il rapporto di ricerca?

L’UIBM, per il tramite di un suo dirigente, invia, unitamente al rapporto di ricerca, un documento nel quale indica tutta una serie di scadenze e modalità di risposta.

L’invio di questa documentazione avviene con una raccomandata a.r. ovvero una pec all’indirizzo del richiedente (avvocato o consulente in proprietà industriale ovvero al titolare della domanda di brevetto).

Le scadenze si riferiscono ai tempi di risposta che il richiedente (mandatario o titolare della domanda) ha per poter “contestare” quanto scritto dall’esaminatore epo.

Il richiedente, infatti, entro tre mesi dalla scadenza dei 18 mesi (data pubblicazione domanda) ovvero entro tre mesi dalla ricezione del rapporto di ricerca, qualora tale data sia successiva alla pubblicazione, potrà far pervenire all’ufficio italiano proprie osservazioni ed argomentazioni principalmente sulle rivendicazioni depositate.

E’ fatto salvo, qualora non si intendesse procedere a queste opzioni, la possibilità per il richiedente di ritirare la domanda ovvero di convertirla in brevetto per modello di utilità, qualora sussistano le condizioni.

Se al contrario, il richiedente, intendesse procedere ad argomentare, nella maggior parte dei casi dovrà redigere una memoria di replica e provvedere ad una modifica delle proprie rivendicazioni.

In altri casi dovrà procedere ad una modifica della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni. In altri casi ancora potrà richiedere con un’istanza di limitazione della domanda la cancellazione di specifiche rivendicazioni ovvero una limitazione sulle rivendicazioni sulle quali viene contestata la carenza del requisito di novità e/o di attività inventiva.

Il richiedente, infine, potrà presentare una o più domande divisionali con la conseguente cancellazione della domanda depositata e delle rivendicazioni corrispondenti alle ulteriori invenzioni.

Il dirigente dell’UIBM nel concludere il suo scritto chiarisce anche le modalità per apportare modifiche alla domanda originaria.

Il richiedente dovrà indicare in maniera precisa e puntuale la pagina o le pagine e le relative righe che intende modificare oltre a depositare una copia completamente pulita delle nuove rivendicazioni e dell’eventuale nuova descrizione.

L’ufficio italiano brevetti e marchi procederà al respingimento della domanda qualora vi sia un’assenza di risposta al rapporto di ricerca nei termini indicati ovvero quando la risposta risulti essere insufficiente.

Va però, altresì precisato, che un eventuale risposta o modifica delle rivendicazioni o della descrizione che ampli la domanda di brevetto originaria potrebbe comportare una nullità della domanda.

Il paradosso, in questo ultimo caso, è che l’UIBM potrebbe emettere un provvedimento di concessione della domanda di brevetto ma la stessa potrebbe essere dichiarata nulla in un giudizio dinanzi ad un tribunale delle imprese.

Quando il richiedente riceve il rapporto di ricerca?

Il richiedente (avvocato ovvero titolare della domanda di brevetto) riceve il rapporto di ricerca dall’UIBM a distanza di circa 9 mesi dal deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale italiano.

Vi sono stati dei casi in cui il rapporto di ricerca è pervenuto al nostro studio anche dopo appena 4 mesi. Tuttavia sono casi rari. Il tempo medio resta quello dei nove mesi.

Se qualcuno ha avuto modo di seguirmi, leggendo altri articoli, si sarà accorto di un piccolo particolare non trascurabile.

Abbiamo avuto modo di scrivere sul c.d. diritto di priorità. Ebbene, tu che sei un lettore attento, ti sarai accorto che il rapporto di ricerca arriva giusto qualche mese prima dello scadere del diritto di priorità.

Pervenendo qualche mese prima dello scadere del diritto di priorità viene dato il tempo al richiedente di poter estendere all’estero la propria domanda di brevetto per invenzione italiano con la consapevolezza di quanto riscontrato dall’ufficio europeo brevetti.

In questo modo il richiedente ovvero il suo avvocato avranno la possibilità di meglio “calibrare” la domanda di brevetto estera anche alla luce di quel rapporto di ricerca.

Abbiamo avuto modo di parlare di questo argomento anche nell’articolo come brevettare un’idea.

Che cosa è un rapporto di ricerca?

Il rapporto di ricerca è un documento ufficiale rilasciato dall’ufficio europeo brevetti nel quale un esaminatore cita ed illustra i documenti considerati di rilievo per la tua domanda di brevetto per invenzione industriale italiano.

Nel rapporto di ricerca troverai citati i documenti (nella maggioranza dei casi brevetti) con l’indicazione delle parti “rilevanti” relative alle tue rivendicazioni.

Cosa contiene il rapporto di ricerca?

Il rapporto di ricerca raffronta i brevetti o i documenti ritenuti rilevanti ed in particolar modo le rivendicazioni degli altri brevetti con le rivendicazioni della tua domanda di brevetto.

In pratica, l’esaminatore indicherà con una lettera la tipologia di categoria riscontrata, il numero di brevetto di terzi con la sua provenienza e le tue rivendicazioni che saranno ritenute essere in “contrasto” con ciò che è stato rilevato.

Cosa sono le categorie dei documenti citati nel rapporto di ricerca?

Quando l’esaminatore andrà a raffrontare il tuo brevetto con i documenti o brevetti a sua conoscenza non farà altro che apporre una lettera vicino al singolo documento o brevetto di terzi.

Questa simbologia fatta di lettere consente al richiedente di poter meglio comprendere il rapporto di ricerca.

Vediamo insieme quali sono queste lettere ed il loro significato.

X: di particolare rilevanza se considerato singolarmente
Y: di particolare rilevanza se combinato con un altro documento della stessa categoria
A: informazione generica
O: divulgazione orale
P: documento intermedio
T: teoria o principio alla base dell’invenzione
E: documento brevettuale antecedente, ma pubblicato dopo o alla data di deposito
D: documento citato nella domanda
L: documento citato per altre ragioni…………………….
&: membro della stessa famiglia di brevetti, documento corrispondente

Cosa è l’allegato al rapporto di ricerca su una domanda di brevetto italiano?

Quando viene considerata dall’esaminatore la possibilità che la domanda di brevetto depositata appartenga ad una stessa famiglia di brevetti, lo stesso procede a fare un elenco dei brevetti in questione.

L’esaminatore scriverà nel suo rapporto che i membri di questa “famiglia” sono stati estrapolati dal database dell’ufficio europeo brevetti e che l’ufficio non si assume alcuna responsabilità per queste indicazioni. Rimandando per ulteriori dettagli alla Gazzetta Ufficiale (OJ) dell’Ufficio Europeo brevetti.

Che cosa è l’opinione scritta del rapporto di ricerca?

L’opinione scritta sulla tua domanda di brevetto per invenzione industriale italiano consiste in una dichiarazione motivata relativa alla novità, attività inventiva ed applicazione industriale della domanda di brevetto depositata.

Questa dichiarazione ha inizio con uno schema abbastanza esemplificativo ed è relativo a quanto sin qui esposto.

La prima pagina dell’opinione scritta del rapporto di ricerca contiene:
1) il numero di dossier;
2) la data di deposito della domanda di brevetto italiana;
3) l’eventuale data di priorità;
4) il numero della domanda (nel nostro caso italiana);
5) la classificazione internazionale dei brevetti (IPC)
6) il nome e cognome del richiedente ovvero della denominazione dell’azienda titolare del brevetto.

L’esaminatore, in un riquadro successivo, indicherà l’opinione su quali elementi si basa, apponendo una X nel riquadro corrispondente.

Vediamo insieme quali sono questi riquadri.

Riquadro n. I: base dell’opinione
Riquadro n. II: Priorità
Riquadro n. III: Non-redazione di un’opinione a riguardo di novità, attività inventiva e applicazione industriale
Riquadro n. IV: Violazione del requisito d’unità dell’invenzione
Riquadro n. V: Dichiarazione motivata a riguardo di novità, attività inventiva o applicazione industriale; citazioni e spiegazioni giustificative della dichiarazione
Riquadro n. VI: particolari documenti citati
Riquadro n. VII: Difetti particolari della domanda
Riquadro n. VIII: Osservazioni particolari a riguardo della domanda

I riquadri che solitamente vengono indicati dall’esaminatore europeo, qualora riscontri dei documenti in “contrasto” con la tua invenzione depositata, sono il n. I, V ed a volte VII.

Quali sono le conclusioni dell’esaminatore nel rapporto di ricerca?

L’esaminatore europeo, nella maggior parte dei casi illustrerà la dichiarazione motivata su novità, attività inventiva ed applicazione industriale con uno schema abbastanza semplice che riporto qui in basso per semplificare il ragionamento.

Novità (N)

Si: Rivendicazioni 1,2,3,4

No: Rivendicazioni: 5,6,7,8,9,10

Attività inventiva (IS)

Si Rivendicazioni

No Rivendicazioni 1-10

Applicazione industriale (IA)

Si Rivendicazioni 1-10

No Rivendicazioni

Avrai notato che per quanto riguarda la novità i numeri sono separati da una virgola. Questo significa che le rivendicazioni 1, 2, 3 e 4 sono riconosciute come nuove mentre la 5,6,7,8,9 e 10 non sono nuove.

Al contrario se invece della virgola riscontri il trattino (-); quel trattino sta a significare che dalla rivendicazione 1 alla 10 non vi è attività inventiva. Ovviamente stesso discorso vale per l’applicazione industriale. In questo ultimo caso, le rivendicazioni dalla 1 alla 10 sono considerate di piena applicazione industriale.

Oltre a questo schema l’esaminatore in un foglio a parte illustrerà i motivi sui quali fonda la propria opinione. L’esaminatore metterà in evidenza i motivi per cui ritiene che i brevetti riscontrati siano in contrasto con la tua domanda di brevetto.

Non ritengo opportuno segnalarti quanto viene riportato nel quadro n.I (base dell’opinione) in quanto solitamente è un quadro che viene utilizzato spesso dagli esaminatori per far notare che ci sono delle note aggiuntive (parere motivato) anche se in realtà riporta tutta una serie di dati (sequenza di dna, sequenze di nucleotidi e/o aminoacidi ecc.) che potrebbero essere l’oggetto di una tua invenzione.

Se deposito un brevetto per modello di utilità ricevo il rapporto di ricerca?

Ti piace vincere facile, non è vero?

Male!

Se depositi una domanda per brevetto per modello di utilità non riceverai alcun rapporto di ricerca. Per questa tipologia di brevetti non è previsto alcuna ricerca da parte dell’ufficio europeo brevetti e quindi nessun rapporto di ricerca.

Tieni presente che la domanda di brevetto per modello di utilità non è riconosciuta in tutti i paesi aderenti al brevetto europeo ed al brevetto internazionale pct.

Questo significa, che se è vero per gli addetti ai lavori ottenere con maggior facilità la concessione di un brevetto per modello di utilità è anche vero che questa strada comprime di fatto la possibilità di estendere tale tipologia di brevetto all’estero.

Quindi solo depositando una domanda di brevetto per invenzione riceverai il rapporto di ricerca.

Per concludere, se hai bisogno di ulteriori delucidazioni o più semplicemente vuoi depositare una domanda di brevetto italiano non ti rimane che contattarci senza alcun impegno.

CONTATTACI SENZA ALCUN IMPEGNO ED OTTERRAI RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE!!

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