Realizzare prima il prototipo o depositare prima il brevetto

E’ necessario avere un prototipo per poter depositare una domanda di brevetto?

E’ una domanda che spesso viene posta e la risposta più corretta è: dipende.

In linea generale, per poter depositare una domanda di brevetto ovvero la propria invenzione non è necessario avere un prototipo.

Se in linea generale non è necessario avere un prototipo per poter brevettare è anche vero che se l’invenzione è talmente complessa che l’inventore non è sicuro che il suo progetto possa trovare un minimo di applicazione nella realtà in quel caso, è opportuno procedere alla creazione di un prototipo.

Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi non è necessario procedere alla creazione di un prototipo per poter procedere al deposito della propria domanda di brevetto.

Va detto, inoltre, che a volte la costruzione di un prototipo è, in termini economici, alquanto dispendiosa e quindi non tutti potrebbero permettersi di sostenere ingenti spese che, come detto, sarebbero addirittura inutili.

E’ necessario depositare unitamente ad una domanda di brevetto il proprio prototipo?

Assolutamente no!

Il deposito di una domanda di brevetto italiana o estera (europea o internazionale) non deve (e non può) essere accompagnata dal deposito di un prototipo.

Se non vi è la necessità di un prototipo di cosa si ha bisogno per brevettare la propria invenzione?

Come abbiamo detto, il prototipo nella maggioranza dei casi non è necessario ma, per poter depositare la propria invenzione, è necessario predisporre un minimo di relazione tecnica della propria invenzione.

La relazione tecnica dovrà contenere gli elementi e le caratteristiche essenziali della propria invenzione.

La relazione tecnica servirà a far comprendere, al consulente in proprietà industriale o all’avvocato specializzato in proprietà industriale che si occuperà di gestire l’ iter brevettuale, l’intero meccanismo della propria invenzione.

L’avvocato o il consulente che si occuperanno della stesura del brevetto saranno così nelle condizioni di poter cogliere gli aspetti salienti dell’invenzione e saranno quindi in grado di dar seguito al mandato brevettuale ricevuto.

Cosa accade se la domanda di brevetto depositata differisce dal prototipo realizzato successivamente?

E’ indubbiamente necessaria in questi casi un’attenta valutazione da parte di un avvocato o di un consulente in proprietà industriale.

L’analisi che il professionista dovrà mettere in atto è quella di valutare se la domanda di brevetto già depositata o meglio ancora le rivendicazioni di quella domanda differiscono con quanto il titolare del brevetto ha prototipato.

Le rivendicazioni, infatti, costituiscono la parte centrale del brevetto e ciò che di nuovo o di inventivo si è creato.

Se, quindi, il prototipo dovesse risultare non in linea con le rivendicazioni, quel prototipo potrebbe non essere correttamente protetto dal brevetto già depositato.

In tal caso sarebbe necessario valutare se le rivendicazioni possano essere modificate per poter coprire anche il prototipo oppure se sia necessario procedere ad un nuovo deposito.

Se il prototipo ha delle minime differenze con la domanda di brevetto già depositata?

Dipende!

Se le migliorie o le modifiche apportate dal prototipo non sono così significative il brevetto potrebbe essere ritenuto salvo.

In caso contrario sarà opportuno depositare una nuova domanda di brevetto che richiami anche quelle caratteristiche non inserite nel primo brevetto.

E’ possibile, ad esempio, depositare la seconda domanda di brevetto innescando il c.d. diritto di priorità (qualora non sia trascorso un anno dal deposito del primo brevetto).

Oppure si potrà depositare una domanda estera (brevetto europeo o brevetto internazionale – pct) richiamando sempre la priorità del primo brevetto depositato.

In questi due casi, si otterrà il beneficio di “salvare” le rivendicazioni già depositate con la prima domanda di brevetto e di poter aggiungere le nuove rivendicazioni con le nuove caratteristiche tecniche nel secondo brevetto.

Oppure, altra soluzione, si potrà ritirare la prima domanda di brevetto e depositare una domanda di brevetto completamente nuova che ricomprenda anche le nuove soluzioni tecniche scoperto in fase di prototipizzazione.

Tuttavia, nel caso di ritiro della prima domanda di brevetto, il titolare dovrà tenere in considerazione la perdita della prima data di deposito.

In tal caso è bene essere sicuri di non aver già divulgato la propria invenzione in quanto in tal caso la nuova domanda di brevetto mancherebbe di novità.

Inoltre, qualora qualcun altro dovesse avere depositato un brevetto nel periodo intercorrente tra le due domande potrebbero esserci conseguenza per l’intero progetto.

C’è qualcuno che verifica se l’invenzione brevettata funziona?

Ovvero

L’esaminatore dell’Ufficio italiano marchi e brevetti o degli uffici esteri (epo e wipo) verificano il funzionamento del brevetto?

Un brevetto è un documento tecnico-legale formato da una descrizione, un riassunto, le rivendicazioni ed a corredo, nella maggioranza dei casi, dei disegni illustrativi.

Le prime riflessioni che un esaminatore compie leggendo una domanda di brevetto sono: chiarezza espositiva e possibile ricostruzione, per un esperto nel settore tecnico di riferimento, dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto.

L’esaminatore non è nella possibilità tecnica, materiale e conoscitiva di poter prototipizzare ogni singola invenzione.

Certo, se dall’esame della domanda di brevetto, l’esaminatore dovesse rendersi conto che l’invenzione è palesemente irrealizzabile darà un parere negativo sulla sua brevettabilità.

Infine l’esaminatore valuterà se la domanda di brevetto è nuova, inventiva, applicabile a livello industriale e lecita.

Nel caso in cui si volesse procedere al prototipo prima di depositare la domanda di brevetto?

E’ possibile rivolgersi ad aziende specializzate nella costruzione o prototipizzazione della propria invenzione.

Ovviamente, in questi casi, bisogna tenere presenti i costi di questa eventuale scelta.

Tuttavia, è opportuno cautelarsi mediante appositi accordi di segretezza stipulati con l’azienda che effettuerà la prototipizzazione e che dovranno individuare chiaramente l’oggetto dell’accordo, così da escludere che l’invenzione possa cadere sotto l’attenzione di terzi estranei a quell’accordo.

In caso contrario, il percorso della domanda di brevetto potrebbe risultare invalidato dal compimento di atti da parte di terzi (se non proprio della stessa azienda a cui ci si è rivolti) oppure a causa della predivulgazione o perché il terzo estraneo a quell’accordo brevetta l’invenzione a suo nome.

Per conoscere il percorso più corretto da seguire è opportuno rivolgersi ad un consulente o ad un avvocato specializzato in proprietà industriale.

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