Database brevetti e ricerche brevettuali

Il primo requisito che un’invenzione deve avere per poter essere brevettata è quello della novità.

L’invenzione, quindi, non deve essere mai stata realizzata, brevettata o divulgata in qualsiasi modo, sia scritto che verbale, in nessuna parte del mondo.

In pratica il brevetto deve essere nuovo sia rispetto all’arte nota che ai brevetti o alle domande di brevetto esistenti e pubblicate.

Un brevetto carente del carattere della novità potrebbe essere ritenuto inefficace o annullabile o addirittura non concesso dai diversi uffici preposti nazionali o internazionali.

Per appurare se l’invenzione che intendiamo brevettare pecca del carattere della novità è sempre preferibile procedere alla cosiddetta ricerca di anteriorità.

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E’ necessario avere un prototipo per poter depositare una domanda di brevetto?

E’ una domanda che spesso viene posta e la risposta più corretta è: dipende.

In linea generale, per poter depositare una domanda di brevetto ovvero la propria invenzione non è necessario avere un prototipo.

Se in linea generale non è necessario avere un prototipo per poter brevettare è anche vero che se l’invenzione è talmente complessa che l’inventore non è sicuro che il suo progetto possa trovare un minimo di applicazione nella realtà in quel caso, è opportuno procedere alla creazione di un prototipo.

Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi non è necessario procedere alla creazione di un prototipo per poter procedere al deposito della propria domanda di brevetto.

Va detto, inoltre, che a volte la costruzione di un prototipo è, in termini economici, alquanto dispendiosa e quindi non tutti potrebbero permettersi di sostenere ingenti spese che, come detto, sarebbero addirittura inutili.

E’ necessario depositare unitamente ad una domanda di brevetto il proprio prototipo?

Assolutamente no!

Il deposito di una domanda di brevetto italiana o estera (europea o internazionale) non deve (e non può) essere accompagnata dal deposito di un prototipo.

Se non vi è la necessità di un prototipo di cosa si ha bisogno per brevettare la propria invenzione?

Come abbiamo detto, il prototipo nella maggioranza dei casi non è necessario ma, per poter depositare la propria invenzione, è necessario predisporre un minimo di relazione tecnica della propria invenzione.

La relazione tecnica dovrà contenere gli elementi e le caratteristiche essenziali della propria invenzione.

La relazione tecnica servirà a far comprendere, al consulente in proprietà industriale o all’avvocato specializzato in proprietà industriale che si occuperà di gestire l’ iter brevettuale, l’intero meccanismo della propria invenzione.

L’avvocato o il consulente che si occuperanno della stesura del brevetto saranno così nelle condizioni di poter cogliere gli aspetti salienti dell’invenzione e saranno quindi in grado di dar seguito al mandato brevettuale ricevuto.

Cosa accade se la domanda di brevetto depositata differisce dal prototipo realizzato successivamente?

E’ indubbiamente necessaria in questi casi un’attenta valutazione da parte di un avvocato o di un consulente in proprietà industriale.

L’analisi che il professionista dovrà mettere in atto è quella di valutare se la domanda di brevetto già depositata o meglio ancora le rivendicazioni di quella domanda differiscono con quanto il titolare del brevetto ha prototipato.

Le rivendicazioni, infatti, costituiscono la parte centrale del brevetto e ciò che di nuovo o di inventivo si è creato.

Se, quindi, il prototipo dovesse risultare non in linea con le rivendicazioni, quel prototipo potrebbe non essere correttamente protetto dal brevetto già depositato.

In tal caso sarebbe necessario valutare se le rivendicazioni possano essere modificate per poter coprire anche il prototipo oppure se sia necessario procedere ad un nuovo deposito.

Se il prototipo ha delle minime differenze con la domanda di brevetto già depositata?

Dipende!

Se le migliorie o le modifiche apportate dal prototipo non sono così significative il brevetto potrebbe essere ritenuto salvo.

In caso contrario sarà opportuno depositare una nuova domanda di brevetto che richiami anche quelle caratteristiche non inserite nel primo brevetto.

E’ possibile, ad esempio, depositare la seconda domanda di brevetto innescando il c.d. diritto di priorità (qualora non sia trascorso un anno dal deposito del primo brevetto).

Oppure si potrà depositare una domanda estera (brevetto europeo o brevetto internazionale – pct) richiamando sempre la priorità del primo brevetto depositato.

In questi due casi, si otterrà il beneficio di “salvare” le rivendicazioni già depositate con la prima domanda di brevetto e di poter aggiungere le nuove rivendicazioni con le nuove caratteristiche tecniche nel secondo brevetto.

Oppure, altra soluzione, si potrà ritirare la prima domanda di brevetto e depositare una domanda di brevetto completamente nuova che ricomprenda anche le nuove soluzioni tecniche scoperto in fase di prototipizzazione.

Tuttavia, nel caso di ritiro della prima domanda di brevetto, il titolare dovrà tenere in considerazione la perdita della prima data di deposito.

In tal caso è bene essere sicuri di non aver già divulgato la propria invenzione in quanto in tal caso la nuova domanda di brevetto mancherebbe di novità.

Inoltre, qualora qualcun altro dovesse avere depositato un brevetto nel periodo intercorrente tra le due domande potrebbero esserci conseguenza per l’intero progetto.

C’è qualcuno che verifica se l’invenzione brevettata funziona?

Ovvero

L’esaminatore dell’Ufficio italiano marchi e brevetti o degli uffici esteri (epo e wipo) verificano il funzionamento del brevetto?

Un brevetto è un documento tecnico-legale formato da una descrizione, un riassunto, le rivendicazioni ed a corredo, nella maggioranza dei casi, dei disegni illustrativi.

Le prime riflessioni che un esaminatore compie leggendo una domanda di brevetto sono: chiarezza espositiva e possibile ricostruzione, per un esperto nel settore tecnico di riferimento, dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto.

L’esaminatore non è nella possibilità tecnica, materiale e conoscitiva di poter prototipizzare ogni singola invenzione.

Certo, se dall’esame della domanda di brevetto, l’esaminatore dovesse rendersi conto che l’invenzione è palesemente irrealizzabile darà un parere negativo sulla sua brevettabilità.

Infine l’esaminatore valuterà se la domanda di brevetto è nuova, inventiva, applicabile a livello industriale e lecita.

Nel caso in cui si volesse procedere al prototipo prima di depositare la domanda di brevetto?

E’ possibile rivolgersi ad aziende specializzate nella costruzione o prototipizzazione della propria invenzione.

Ovviamente, in questi casi, bisogna tenere presenti i costi di questa eventuale scelta.

Tuttavia, è opportuno cautelarsi mediante appositi accordi di segretezza stipulati con l’azienda che effettuerà la prototipizzazione e che dovranno individuare chiaramente l’oggetto dell’accordo, così da escludere che l’invenzione possa cadere sotto l’attenzione di terzi estranei a quell’accordo.

In caso contrario, il percorso della domanda di brevetto potrebbe risultare invalidato dal compimento di atti da parte di terzi (se non proprio della stessa azienda a cui ci si è rivolti) oppure a causa della predivulgazione o perché il terzo estraneo a quell’accordo brevetta l’invenzione a suo nome.

Per conoscere il percorso più corretto da seguire è opportuno rivolgersi ad un consulente o ad un avvocato specializzato in proprietà industriale.

prima il prototipo o prima il deposito del brevetto

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Nullità brevetto e predivulgazione invenzione brevettata

Abbiamo già affrontato, in un precedente post, il concetto della c.d. nullità di una domanda di brevetto.

In questo post cercheremo di capire come evitare che alcuni comportamenti, in particolar modo quelli messi in atto dagli inventori, possano costituire causa di nullità di una domanda di brevetto.

Il riferimento è alle c.d. predivulgazioni di una domanda di brevetto.

Molti non sanno che le informazioni tecniche di una domanda di brevetto non devono essere divulgate prima del deposito della domanda di brevetto.

L’art. 46 c.p.i. stabilisce:

1. Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo . . designanti . . l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione.

Come potete ben leggere, è scritto nero su bianco ai commi 1 e 2 dell’art. 46 codice della proprietà industriale, che un’invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica e che non deve essere stata resa pubblica prima del deposito della domanda di brevetto.

Da qui la conclusione che una domanda di brevetto per essere valida deve essere nuova e non ricompresa nello stato della tecnica.

La maggior parte delle predivulgazioni sono quelle che avvengono con l’utilizzo di internet.

A volte gli inventori, infatti, per verificare l’interesse del pubblico per la loro invenzione pubblicano articoli su siti web piuttosto che su pagine facebook o similari, descrivendo nei minimi dettagli il funzionamento della propria invenzione.

L’intenzione dell’inventore solitamente è quella di verificare se è il caso di investire su quella invenzione oppure di desistere. Purtroppo quello che non sa, è che quella predivulgazione può costituire un serio problema alla validità dell’eventuale brevetto che andrà a depositare.

I casi più comuni delle predivulgazioni sono quelli che avvengono a mezzo internet ma lo stesso discorso vale anche per articoli scientifici o congressi.

Il concetto di base da seguire è che l’invenzione non deve essere resa pubblica con qualsiasi mezzo o strumento prima del suo deposito come domanda di brevetto.

Questi concetti appena espressi valgono sia per i brevetti nazionali che per quelli europei o internazionali.

Qualcuno potrà pensare che nessuno si avveda della predivulgazione.

Nulla di più errato!

Uno dei primi atti che solitamente compie un esaminatore sia dell’ufficio italiano brevetti che degli uffici internazionali è proprio quello di verificare sul web o nelle riviste specializzate che l’invenzione non sia stata predivulgata.

Ma qualora si riuscisse a farla “franca” con gli uffici nazionali ed internazionali non è detto che il nostro competitor, rivolgendosi ad uno studio legale specializzato, non riesca a verificare che quel brevetto è stato predivulgato.

Certo qui potremmo discutere su cosa effettivamente debba intendersi per predivulgazione del trovato.

Divulgare di aver costruito macchinario che risolve il problema dell’energia rinnovabile, a modesto avviso di chi scrive, non costituisce una predivulgazione.

Divulgare, al contrario, come si arriva a costruire quel macchinario e quindi ciò che sarà il centenuto del futuro brevetto quella, per chi scrive, equivale ad una predivulgazione che può inficiare il futuro brevetto.

In tutti questi casi, però, il filo diventa sottile e discutibile.

Qualcuno potrà obiettare che facendo firmare degli accordi di segretezza si possa evitare l’obiezione futura sulla nullità della domanda di brevetto per avvenuta predivulgazione.

Questo assunto corrisponde al vero, ma bisogna sempre tener presente che un accordo di riservatezza non esclude la possibilità che il nostro interlocutore, a cui abbiamo fatto firmare l’accordo, non possa trasferire quelle informazioni a un amico che le utilizzerà per suoi scopi personali ed economici.

In questo caso sarà di difficilissima prova che il nostro interlocutore abbia fornito lui le informazioni e rischieremo, quindi, che il suo amico sfrutti la nostra invenzione o nella peggiore delle ipotesi la brevetti.

Il consiglio è quello di tenere le informazioni quanto più segrete possibili così da evitare qualsiasi spiacevole sorpresa futura.

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Nuova banca dati UIBM: ricerche marchi, brevetti e design

A partire dal 08.03.2018 è attiva la nuova banca dati dell’UIBM, che sostituisce la vecchia piattaforma non più aggiornata e che sarà resa inattiva.

La nuova banca dati, presenta funzionalità aggiuntive rispetto alla precedente in quanto consente di effettuare ricerche su brevetti per invenzione e modello di utilità, convalide di brevetti europei, marchi e disegni secondo varie combinazioni di parametri, quali titolare, data di deposito, stato della domanda.

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Come si commercializza la tecnologia brevettata?

Il brevetto è un fondamentale strumento che tutela i singoli inventori e le aziende che investono in ricerca e garantisce l’utilizzo esclusivo di un’ invenzione ma non assicura un successo di mercato della stessa.

Un’invenzione per ottenere un reale valore commerciale deve incontrare il favore e l’interesse del mercato e un’azienda per poter ottenere questo può intraprendere più strade:

1) Lanciare direttamente l’invenzione sul mercato;

2) Il titolare del brevetto può vendere il brevetto a terzi;

3) Il titolare del brevetto può concedere in licenza il brevetto a terzi interessati, sia in forma esclusiva che non esclusiva;

4) Dar vita a una Joint Venture creando alleanze e collaborazioni consorziate con altre aziende.

Si può vendere un brevetto?

E’ ammesso e consentito vendere il brevetto a terzi ovvero trasferire la titolarità di un brevetto.

Tale operazione è definitiva e permanente ed è opportuno che venga trascritta presso l’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

La vendita prevede solitamente un pagamento unico al titolare del brevetto da parte dell’acquirente, finalizzato alla totale cessione di ogni diritto economico e di sfruttamento del brevetto.

Il titolare del brevetto, quindi, perde ogni diritto sull’invenzione.

Il titolare del brevetto può concedere in licenza a terzi i diritti di sfruttamento del brevetto. In questo caso il titolare autorizza il terzo all’utilizzo del brevetto avendo il dritto di ricevere delle retribuzioni le c.d. Royalty.

La concessione di una licenza è un’ottima strategia finanziaria e permette al possessore del brevetto un guadagno continuo attraverso i diritti di utilizzo concessi al terzo.

Come si concede in licenza un brevetto a terzi?

Il brevetto può esser ceduto in licenza quando il licenziante (il titolare del brevetto) cede in licenza a un terzo anche detto licenziatario.

Gli accordi per concedere la licenza sono concordati dalle parti nel contratto di cessione e da queste ultime sottoscritte.

Nel contratto di cessione vengono specificati tutti i termini dell’accordo.

Quale percentuale di royalty ci si deve attendere da un brevetto dato in licenza?

Il titolare di un brevetto che cede in licenza i diritti brevettuali è in genere remunerato attraverso pagamenti una tantum e/o attraverso royalty.

Il pagamento delle royalty avviene solitamente a scadenza periodica o attraverso il volume di produzione del prodotto dato in concessione (royalty per unità di produzione) oppure sulle vendite del prodotto stesso (royalty sulle vendite nette).

Spesso si uniscono i due tipi di pagamento, cioè il licenziante viene pagato sia in royalty che in pagamenti forfettari.

Può anche accadere che il licenziante sia retribuito attraverso l’offerta di una quota di capitale dell’azienda licenziataria.

E’ anche possibile prevedere una cifra iniziale (lump sum o entry fee) che il licenziatario versa al licenziante quale retribuzione per avere ottenuto al licenza, a prescindere dalle vendite effettivamente realizzate.

Esistono anche database per le percentuali di royalty sugli standard industriali, tali database sono consultabili ma spesso tali percentuali sono negoziate privatamente e possono oscillare in modo sensibile perché ogni accordo di concessione è unico e frutto di una negoziazione.

Dunque gli standard industriali possono risultare spesso fuorvianti.

Licenza esclusiva, licenza unica o licenza non esclusiva?

Esistono tre tipologie di accordi di licenza a seconda del numero di coloro che hanno ottenuto licenza:

• licenza esclusiva: c’è un solo licenziatario che ha il diritto esclusivo di avvalersi della tecnologia

brevettata e questa non può essere utilizzata dal titolare del brevetto.

licenza unica: sempre un solo licenziatario ma in questo caso il titolare del brevetto possiede il diritto di utilizzare il brevetto.

licenza non esclusiva: ci sono più concessionari, spesso situati in aree geografiche diverse oppure operanti in settori merceologici differenti, e questi, insieme al titolare del brevetto, hanno il diritto di utilizzare il brevetto.

Nell’accordo di licenza può essere prevista la concessione di alcuni diritti su base esclusiva ed altri su base unica o non esclusiva.

Quale licenza di brevetto è preferibile?

Quale licenza è preferibile concedere va valutata secondo parametri di interesse e dal tipo di prodotto inventato da commercializzare.

Se ad esempio ciò che si intende commercializzare può rivelarsi uno standard essenziale e duraturo per un determinato mercato la licenza non esclusiva si rivelerebbe la più efficace e remunerativa.

Se, invece, l’invenzione da realizzare comporta investimenti notevoli e spese eccessive (come ad esempio i prodotti farmaceutici che richiedono molte spese per gli studi clinici) il licenziatario che non vuole avere concorrenti sul mercato visti gli investimenti fatti troverà più vantaggiosa una licenza esclusiva.

Quando dare in licenza il proprio brevetto?

Non esiste un momento migliore “specifico” per dare in licenza un’invenzione.

La valutazione sul quando dare in licenza il proprio brevetto è strettamente collegata all’andamento del mercato di riferimento.

Ad ogni modo è sempre consigliabile per il titolare del brevetto ricercare possibili licenziatari in breve tempo al fine di garantire a se stesso o alla propria azienda entrate e utili sicuri per realizzare il proprio progetto e coprire i costi sostenuti per brevettare.

Come valutare in termini economici un brevetto?

Non è semplice riuscire a conferire un valore economico ad un brevetto.

Il valore economico di un’invenzione, infatti, è soggetta a diverse circostanze e variabili, ma esistono delle linee generali che possono essere prese in considerazione.

metodo reddituale: questo metodo viene utilizzato per studiare i flussi di reddito che il titolare dell’invenzione potrebbe ottenere durante tutto il periodo di validità del brevetto;

metodo dei costi: si stabilisce il valore di un brevetto in base ai costi ed al tempo che il titolare del brevetto ha sostenuto per sviluppare l’invenzione oppure in base ai costi necessari per acquisire il brevetto esternamente all’azienda.

metodo del mercato: basato sul valore di transazioni comparative presenti sul mercato.

metodo basato sull’opzione: viene utilizzato per assegnare valore a taluni strumenti derivati da azioni di società quotate sui mercati.

Vi sono differenti condizioni che possono influenzare il valore di un brevetto e molte di queste sono di difficile previsione.

A titolo di puro esempio il potere di rivendicazione sul brevetto o l’esistenza sul mercato di prodotti simili.

Come ottenere il consenso ad utilizzare un brevetto di terzi?

Non è facile ottenere il consenso ad inglobare tecnologia in possesso di concorrenti. Ma nel caso in cui un’azienda fosse interessata a condividere le proprie invenzioni si può procedere col sistema delle c.d. licenze incrociate.

Tale tipologia di licenza è molto utilizzata da aziende e industrie che posseggono un vasto portafoglio brevetti.

Nelle licenze incrociate due o più aziende si accordano per concedersi in modo reciproco i diritti sui rispettivi brevetti.

vendere o commercializzare un brevetto

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Contributi Regione Lombardia per deposito brevetti

La Regione Lombardia promuove un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto per il supporto delle PMI lombarde nei processi di innovazione e nei processi di brevettazione.

Il bando prevede tre diverse misure destinate a progetti di collaborazione tra PMI e centri di ricerca (misura A), supporto alle proposte che hanno ottenuto il «Seal of Excellence» nella fase 1 «strumento per le PMI» di Horizon 2020 (misura B) e supporto ai processi di brevettazione (misura C).

Nell’ambito della misura C il contributo a fondo perduto erogabile è pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, con un investimento minimo di €2000 per il deposito di un brevetto ed € 4000 per il deposito di più brevetti.

L’importo massimo concedibile per la misura C è pari ad € 6000 nel caso di deposito di un brevetto ed €12000 nel caso di più brevetti, innalzabili ad € 7200 e € 14400 nel caso in cui la richiedente sia un start-up.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 20 luglio 2017 e fino al 28 settembre 2017.

L’erogazione dei fondi è del tipo a sportello, per cui varrà l’ordine di presentazione delle domande di contributo, fino ad esaurimento dei fondi stanziati, pari ad € 3.000.000.

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Finanziamenti Brevetti Regione Campania

La Regione Campania promuove un bando per la concessione di contributi a fondo perduto per le PMI campane che decidono di innovare i propri prodotti e processi, denominato “Campania start-up innovativa”.

Il primo requisito per poter partecipare al bando è costituito dall’iscrizione nel registro delle start-up innovative per un periodo non superiore a 48 mesi dalla pubblicazione del bando.

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Patent Translate: traduzione automatica brevetti

E’ attivo sul sito dell’EPO (ufficio europeo brevetti ovvero European Patent Office) un servizio di traduzione dei brevetti.

Il servizio, denominato patent translate è un utile strumento per una prima traduzione, sia pur approssimativa, di un testo brevettuale.

Il patent translate nato da una stretta collaborazione tra l’epo e il noto motore di ricerca Google consente la traduzione di un brevetto in ben 31 lingue.

Il funzionamento del patent translate è molto semplice.

L’utente non dovrà far altro che:

1) accedere alla pagina di ricerca del sito istituzionale dell’epo “espacenet patent search”;

2) digitare nel campo della ricerca la parola chiave che si intende ricercare nella banca dati;

3) trovato il brevetto di interesse, l’utente avrà la possibilità di cliccare su un menù a tendina dove appariranno le diverse lingue in cui è consentita la traduzione.

4) scelta la lingua basterà cliccare sull’immagine traduzione automatica brevettied il sistema provvederà ad una traduzione automatica.

L’epo informa, tuttavia, che la traduzione eseguita in maniera automatizzata non garantisce precisione e completezza; sconsigliando, quindi, di adoperare la traduzione a fini commerciali o finanziari.

Di seguito riportiamo l’avviso dell’EPO:avviso patent translate epo
Vantaggi:

Un vantaggio è sicuramente quello di ottenere, con pochi passaggi, una traduzione automatizzata nella lingua conosciuta dall’utente.

Tale traduzione consente all’utente di “comprendere” se il documento brevettuale trovato è o meno rilevante e se è il caso di investire in una traduzione umana accurata.

Altro vantaggio è che il servizio di traduzione è gratuito e google, quale soggetto che presta il servizio di traduzione, non trattiene presso i suoi server alcuna informazione riservata relativa alla ricerca effettuata.

Svantaggio:

Lo svantaggio, non da poco, è quello di non ottenere una traduzione precisa ed esaustiva.

Per maggiori delucidazioni vi rimandiamo alle faq del sito EPO.

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Ufficio italiano brevetti e marchi – UIBM

Dal 1° Gennaio 2009, con il DPR 28 novembre 2008 n. 197 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico), è stata istituita la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione (DGLC-UIBM)o più comunemente denominata UIBM (ufficio italiano brevetti e marchi).

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