Registrare un dominio di un marchio registrato

In questo post cercheremo di capire:

1) se è possibile per una persona fisica o giuridica registrare un nome a dominio di un marchio registrato;

2) se è possibile registrare un dominio di un marchio noto detenuto da terzi;

3) se è possibile registrare un nome a dominio simile ad un marchio noto o registrato;

4) cosa accade nel caso in cui il dominio viene registrato prima di un marchio detenuto da terzi.

Per i meno esperti, possiamo immediatamente affermare, preliminarmente, che il titolare di un marchio registrato può registrare un nome a dominio con la medesima dicitura contenuta nel proprio marchio.

Il consiglio che molti dovrebbero seguire, è che prima di procedere alla registrazione del proprio marchio sarebbe opportuno verificare se il nome scelto per il marchio è “libero” come nome a dominio.

Questa procedura consentirebbe al titolare del marchio di avere a sua disposizione e quindi di “occupare” anche il nome a dominio scelto, così da evitare procedimenti amministrativi o giudiziari contro terzi che nelle more della registrazione del marchio o anche successivamente vogliano sfruttare quel nome.

Iniziamo a questo punto a rispondere al primo quesito:

Posso registrare un nome a dominio di un marchio registrato da altri?

E’ necessaria una piccola premessa.

Non è possibile dare con certezza una risposta in un senso o in un altro, in quanto, come spesso avviene, la giurisprudenza è “ondivaga” sulle norme da applicare, anche se tende, ad onor del vero, ad utilizzare le norme sulla proprietà industriale a dispute relativi ai domini internet.

In sostanza, l’operatore giuridico (giudice – avvocato) tenderà ad applicare, nelle controversie relative ai domini internet e ai marchi, le norme relative a questi ultimi.

La risposta alla domanda posta più ovvia sarebbe quella di affermare: è meglio non registrare nomi a dominio di marchi già registrati così da non incorrere in nessuna controversia.

Al contrario, qualora, qualcuno intendesse procedere alla registrazione di un nome a dominio di un marchio registrato da terzi, sicuramente dovrebbe stare attento a non “invadere” le classi di prodotti e/o servizi in cui è stato registrato il marchio.

Per precisione va detto che l’ente preposto alla registrazione dei nomi a dominio non si occupa di verificare se il nome a dominio che il soggetto intende registrare è in conflitto con marchi già registrati.

Quindi è opportuno fare molta attenzione alle azioni di registrazione sia del marchio che del dominio per evitare spiacevoli conseguenze sia amministrative che giudiziarie.

E’ possibile registrare un dominio di marchi conosciuti dal grande pubblico ovvero da una moltitudine di persone?

ovvero

E’ possibile registrare un marchio noto come dominio?

Per prima cosa è utile procedere ad una breve differenza tra marchio registrato e marchio noto.

Il marchio registrato è un marchio che è stato depositato presso uffici nazionali e/o europei e/o internazionali ed ha ottenuto la registrazione.

Il marchio noto è un marchio conosciuto dal grande pubblico o da una moltitudine di persone che può essere registrato ma può anche non esserlo.

Fatta questa distinzione, volendo rispondere alle ultime due domande:

La risposta è no, per il semplice fatto che il marchio noto ha assunto un carattere di notorietà che qualsiasi registrazione di nome a dominio compiuta da terzi sarebbe opponibile dall’azienda che detiene il marchio noto.

Tutto ciò ci porta a concludere che indipendentemente dal fatto che il marchio noto sia o meno un marchio registrato, avendo lo stesso assunto una notevole importanza nazionale o internazionale, nessuno potrebbe registrare un nome a dominio che contiene le parole del marchio noto.

Certo, qualcuno potrebbe pensare:

e se invece di registrare il dominio contenente esattamente le parole del marchio noto, io aggiungessi qualche lettera o qualche parola vicino alla scritta cercando di confondere gli utenti finali ovvero i consumatori?

Bene, anche in quel caso, a modesto avviso di chi scrive, la registrazione del dominio sarebbe opponibile dal titolare del marchio perché quel nome a dominio potrebbe essere considerato come un marchio “parassitario”, vale a dire, come un nome a dominio che cerca di sfruttare il marchio noto.

E nel caso in cui il nome a dominio è registrato prima del marchio?

In questo caso, affinché prevalga il nome a dominio sul marchio successivamente registrato da altri; il nome a dominio deve aver acquisito una certa notorietà nazionale o internazionale.

In conclusione, questo post non deve essere interpretato nella maniera più assoluta come un parere legale.

Ogni caso è diverso da un altro e la giurisprudenza ovvero i registri dei marchi o dei nomi a dominio possono interpretare le norme in maniera diversa.

E’ quindi, opportuno, rivolgersi ad un avvocato specializzato che potrà suggerire le migliori azioni da compiere.

 

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