Registrare un dominio di un marchio registrato
In questo post cercheremo di capire:
1) se è possibile per una persona fisica o giuridica registrare un nome a dominio di un marchio registrato;
2) se è possibile registrare un dominio di un marchio noto detenuto da terzi;
3) se è possibile registrare un nome a dominio simile ad un marchio noto o registrato;
4) cosa accade nel caso in cui il dominio viene registrato prima di un marchio detenuto da terzi.
Per i meno esperti, possiamo immediatamente affermare, preliminarmente, che il titolare di un marchio registrato può registrare un nome a dominio con la medesima dicitura contenuta nel proprio marchio.
Il consiglio che molti dovrebbero seguire, è che prima di procedere alla registrazione del proprio marchio sarebbe opportuno verificare se il nome scelto per il marchio è “libero” come nome a dominio.
Questa procedura consentirebbe al titolare del marchio di avere a sua disposizione e quindi di “occupare” anche il nome a dominio scelto, così da evitare procedimenti amministrativi o giudiziari contro terzi che nelle more della registrazione del marchio o anche successivamente vogliano sfruttare quel nome.
Iniziamo a questo punto a rispondere al primo quesito:
Posso registrare un nome a dominio di un marchio registrato da altri?
E’ necessaria una piccola premessa.
Non è possibile dare con certezza una risposta in un senso o in un altro, in quanto, come spesso avviene, la giurisprudenza è “ondivaga” sulle norme da applicare, anche se tende, ad onor del vero, ad utilizzare le norme sulla proprietà industriale a dispute relativi ai domini internet.
In sostanza, l’operatore giuridico (giudice – avvocato) tenderà ad applicare, nelle controversie relative ai domini internet e ai marchi, le norme relative a questi ultimi.
La risposta alla domanda posta più ovvia sarebbe quella di affermare: è meglio non registrare nomi a dominio di marchi già registrati così da non incorrere in nessuna controversia.
Al contrario, qualora, qualcuno intendesse procedere alla registrazione di un nome a dominio di un marchio registrato da terzi, sicuramente dovrebbe stare attento a non “invadere” le classi di prodotti e/o servizi in cui è stato registrato il marchio.
Per precisione va detto che l’ente preposto alla registrazione dei nomi a dominio non si occupa di verificare se il nome a dominio che il soggetto intende registrare è in conflitto con marchi già registrati.
Quindi è opportuno fare molta attenzione alle azioni di registrazione sia del marchio che del dominio per evitare spiacevoli conseguenze sia amministrative che giudiziarie.
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E’ possibile registrare un dominio di marchi conosciuti dal grande pubblico ovvero da una moltitudine di persone?
ovvero
E’ possibile registrare un marchio noto come dominio?
Per prima cosa è utile procedere ad una breve differenza tra marchio registrato e marchio noto.
Il marchio registrato è un marchio che è stato depositato presso uffici nazionali e/o europei e/o internazionali ed ha ottenuto la registrazione.
Il marchio noto è un marchio conosciuto dal grande pubblico o da una moltitudine di persone che può essere registrato ma può anche non esserlo.
Fatta questa distinzione, volendo rispondere alle ultime due domande:
La risposta è no, per il semplice fatto che il marchio noto ha assunto un carattere di notorietà che qualsiasi registrazione di nome a dominio compiuta da terzi sarebbe opponibile dall’azienda che detiene il marchio noto.
Tutto ciò ci porta a concludere che indipendentemente dal fatto che il marchio noto sia o meno un marchio registrato, avendo lo stesso assunto una notevole importanza nazionale o internazionale, nessuno potrebbe registrare un nome a dominio che contiene le parole del marchio noto.
Certo, qualcuno potrebbe pensare:
e se invece di registrare il dominio contenente esattamente le parole del marchio noto, io aggiungessi qualche lettera o qualche parola vicino alla scritta cercando di confondere gli utenti finali ovvero i consumatori?
Bene, anche in quel caso, a modesto avviso di chi scrive, la registrazione del dominio sarebbe opponibile dal titolare del marchio perché quel nome a dominio potrebbe essere considerato come un marchio “parassitario”, vale a dire, come un nome a dominio che cerca di sfruttare il marchio noto.
E nel caso in cui il nome a dominio è registrato prima del marchio?
In questo caso, affinché prevalga il nome a dominio sul marchio successivamente registrato da altri; il nome a dominio deve aver acquisito una certa notorietà nazionale o internazionale.
In conclusione, questo post non deve essere interpretato nella maniera più assoluta come un parere legale.
Ogni caso è diverso da un altro e la giurisprudenza ovvero i registri dei marchi o dei nomi a dominio possono interpretare le norme in maniera diversa.
E’ quindi, opportuno, rivolgersi ad un avvocato specializzato che potrà suggerire le migliori azioni da compiere.
