Registrare un marchio: l’importanza della ricerca di similitudine

Uno dei più comuni errori quando ci si appresta a depositare una domanda di registrazione per un marchio è quello di sottovalutare l’importanza di una ricerca di anteriorità preliminare atta a rilevare la presenza di marchi anteriori che potrebbero pregiudicare il buon esito della procedura ed il rilascio della registrazione del marchio in quanto rappresenterebbero una base per una domanda di opposizione alla registrazione del nuovo marchio.

Inoltre, anche quando si effettua una ricerca, spesso ci si limita a verificare che non esistano marchi identici al segno che si vuole registrare, sottovalutando il fatto che anche marchi che si differenziano in maniera sostanziale dal proprio segno ma che comunque siano in grado di evocarlo (cosiddetti marchi simili) possono essere utilizzati per un’opposizione ed impedire la registrazione.

Non deve neppure essere trascurato il fatto che non è sufficiente che non esistano marchi identici o simili al proprio registrati in una o più classi di prodotto o servizi secondo la Classificazione di Nizza differenti dalle classi di proprio interesse.

Infatti, anche in questo caso è importante verificare che il marchio anteriore non sia registrato per prodotti e servizi che, per quanto differenti da quelli da indicare nella propria domanda di registrazione di marchio, non siano affini, ossia prossimi a quelli di proprio interesse.

E’ anche un errore frequente limitare il campo territoriale della propria ricerca di similitudine ai singoli Paesi in cui si andrà a depositare la domanda di registrazione del marchio. Ad esempio, nel caso di deposito di una domanda di registrazione di marchio in Italia si effettuerà una ricerca solo sulla banca dati dei marchi italiani, oppure nel caso di una domanda di registrazione di marchio della Unione Europea (già marchio comunitario) si effettuerà una ricerca di similitudine solo sulla banca dati dei marchi comunitari, o, ancora, nel caso di una domanda di registrazione di marchio internazionale si effettuerà una ricerca di similitudine solo sulla banca dati dei marchi internazionali.

Al contrario, occorre tener conto che in determinati casi un marchio registrato in un determinato Paese può impedire la registrazione del proprio marchio anche in Paesi differenti.

Ad esempio un marchio comunitario registrato o in fase di registrazione può essere utilizzato in un procedimento di opposizione per impedire la registrazione di un nuovo marchio in Italia oppure di un marchio internazionale che designi uno o più Paesi della Unione Europea oppure l’intera UE.

Allo stesso modo, un marchio nazionale registrato o in fase di registrazione in uno qualsiasi dei Paesi della Unione Europea può essere utilizzato in un procedimento di opposizione per impedire la registrazione non solo all’interno di quel Paese ma anche di un marchio comunitario o di un marchio internazionale designante l’Unione Europea.

Per questi stessi motivi un marchio internazionale anteriore può impedire la registrazione di un marchio successivo solo all’interno di quei Paesi che sono stati designati in entrambe le domande di registrazione di marchio ma non può impedire la registrazione del nuovo marchio in Paesi che non erano designati dalla domanda di registrazione anteriore.

Un ulteriore aspetto che spesso si trascura quando si procede al deposito di una domanda di registrazione di marchio è rappresentato dal fatto che la presenza di un marchio registrato anteriore identico o simile a quello oggetto della propria domanda di registrazione di marchio non solo può rappresentare un ostacolo alla registrazione del proprio marchio, ma può impedirne addirittura l’utilizzo, con ricadute economiche ben più gravi di quelle che potrebbero essere connesse ad un eventuale procedimenti di opposizione alla registrazione che non dovesse andare a buon fine.

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Registrare un marchio l’importanza della ricerca di similitudine
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