Come annullare un brevetto italiano
Le procedure di concessione di un brevetto possono variare sensibilmente da Paese a Paese e possono prevedere diverse fasi di valutazione.
Nel caso di un brevetto italiano, la procedura prevede che la domanda venga sottoposta ad una ricerca di anteriorità condotta dall’Ufficio Europeo Brevetti in seguito al quale il richiedente, in caso emergano criticità, è tenuto a predisporre una memoria di replica. Non è però prevista una vera e propria fase di esame.
Al contrario, nel caso di un Brevetto Europeo, prima di giungere alla concessione la domanda è sottoposta sia ad una ricerca di anteriorità che ad un esame di merito molto stringente e che prevede un confronto con l’esaminatore.
A prescindere dalle modalità di esame e concessione dei brevetti, è però sempre possibile richiedere che un brevetto, seppur concesso, venga dichiarato nullo.
In ambito europeo, fatta eccezione per il Brevetto Europeo per il quale entro dati termini è possibile depositare una istanza di opposizione al fine di ottenere il respingimento del brevetto in maniera unitaria, per giungere all’annullamento del brevetto è sempre necessario adire la via giudiziaria.
Inoltre, una declaratoria di nullità ha effetto solo nei confronti del titolo nazionale valido nello Stato in cui è stato promosso il giudizio ma non si estende automaticamente anche ad eventuali brevetti dello stesso titolare e per la stessa invenzione validi in altri Stati.
In Italia, le motivazioni sulla base delle quali è possibile richiedere l’annullamento di un brevetto già concesso sono elencate nell’Art. 76 CPI; in breve un brevetto può essere dichiarato nullo qualora si provi che esso manchi di uno dei tre requisiti essenziali (novità, attività inventiva, applicabilità industriale), non sia sufficientemente descritto, se il suo oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale oppure se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo.
Un’azione di nullità può essere promossa in qualsiasi momento senza limitazione nel tempo ma se essa è proposta quando il brevetto non è stato ancora concesso, la sentenza potrà essere pronunciata solo dopo che l’UIBM abbia provveduto alla concessione della domanda, che sarà quindi esaminata con precedenza rispetto alle altre domande.
L’azione di nullità potrà essere promossa da chiunque ne abbia interesse e potrà essere presentata in via ordinaria oppure quale domanda riconvenzionale in un procedimento in cui la parte che richiede l’annullamento del brevetto sia stata citata per contraffazione da parte del titolare del brevetto o della domanda di brevetto.
Inoltre, la sentenza di nullità avrà validità verso tutti (erga omnes) ad eccezione del caso in cui la nullità sia solo eccepita nel corso di un procedimento volto ad accertare la contraffazione del brevetto, nel qual caso la nullità potrà essere fatta valere solo a favore della parte che ne ha fatto richiesta.
L’azione di nullità del brevetto segue tutte le regole dei comuni procedimenti civilistici e dovrà essere promossa presso la Sezione Specializzata competente per il luogo in cui il titolare del brevetto risiede oppure ha assunto domicilio (ad esempio nel caso in cui abbia eletto domicilio presso un mandatario o rappresentate). Tuttavia, nel caso in cui l’azione di nullità sia stata promossa come riconvenzionale in un procedimento di contraffazione, la sede di competenza sarà quella presso cui è radicato il primo giudizio.
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