Richiesta di regolarizzazione brevetto italiano

Capita spesso, a molti titolari di una domanda di brevetto, di ricevere da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, una richiesta di regolarizzazione della propria domanda di brevetto.

La richiesta di regolarizzazione consiste in una serie di rilievi compiuti dall’Uibm relativi al titolo, alla descrizione, alle rivendicazioni ed a volte anche ai disegni depositati.

Nella maggior parte di questi casi, la domanda di brevetto è stata direttamente depositata dal titolare della domanda.

L’errore più comune che il titolare compie, quando deposita una domanda di brevetto in maniera autonoma, è quello di dare risalto agli effetti dell’invenzione e non alle caratteristiche tecniche del trovato.

Nella richiesta di regolarizzazione, solitamente l’Uibm, per il tramite di un suo dirigente, invita il titolare della domanda di brevetto per modello di utilità ovvero di una domanda di brevetto per invenzione industriale a:

1) modificare la descrizione della domanda;

2) inviare nuove rivendicazioni, tenendo ben a mente che devono essere chiare, sintetiche e confacenti alla descrizione e soprattutto, che non devono essere una mera elencazione dei vantaggi dell’invenzione bensì, devono definire l’ambito di tutela per cui si chiede la protezione;

3) modificare i disegni;

4) depositare la traduzione in inglese delle rivendicazioni, solo per le domande di brevetto per invenzione, qualora non siano state allegate alla domanda iniziale, o in alternativa procedere al pagamento della relativa tassa di € 200,00.

L’ufficio italiano brevetti e marchi oltre a richiamare l’attenzione su quanto appena scritto, avverte il titolare della domanda di brevetto che eventuali integrazioni non dovranno “sconfinare” oltre quanto già descritto e rivendicato nella domanda depositata, pena la nullità del brevetto.

L’ufficio, inoltre, si riserva di decidere sulla brevettabilità dell’invenzione ovvero del modello.

Il titolare della domanda di brevetto avrà due mesi di tempo, dalla ricezione della richiesta, per regolarizzare la domanda depositata; in mancanza la domanda di brevetto verrà respinta.

Nel caso di una domanda di brevetto per invenzione occorre anche considerare che, fintanto che non si sarà provveduto alla regolarizzazione, l’Uibm non procederà all’invio della domanda all’Ufficio Europeo Brevetti al fine di procedere con la ricerca, il cui esito pertanto potrebbe non essere consegnato nei tempi previsti.

Il deposito di queste integrazioni potrà avvenire o presso una camera di commercio o con il deposito per via telematica al seguente indirizzo internet: http://www.uibm.gov.it/index.php/deposito-telematico.

L’UIBM, nella comunicazione di regolarizzazione della domanda di brevetto, allega tutta una serie di indicazioni che dovrebbero aiutare il titolare del brevetto a formulare una corretta integrazione.

Il primo aspetto a cui il titolare dovrà prestare attenzione è il titolo che ha inserito nella domanda di brevetto.

L’UIBM, sottolinea l’importanza che il titolo ha per una corretta impostazione della domanda di brevetto e precisa che il titolo deve essere conciso, chiaro e deve sintetizzare con compiutezza le caratteristiche dell’invenzione ovvero del modello.

Nel titolo, così come nella descrizione, non sono ammesse forme di fantasia o particolari denominazioni o segni; questi, infatti, potranno essere protetti con la registrazione di un marchio di impresa.

Per quanto attiene alla descrizione, questa dovrà:

1) delineare con precisione il campo della tecnica a cui l’invenzione ovvero il modello fa riferimento;

2) indicare lo stato della tecnica preesistente;

3) definire il problema tecnico e la soluzione proposta, che dovranno essere comprensibili. Inoltre, andranno chiariti i vantaggi del modello ovvero dell’invenzione rispetto allo stato della tecnica.

4) sempre nella descrizione andranno descritti brevemente i disegni dell’invenzione ovvero della domanda di brevetto per modello di utilità, qualora vengano allegati;

5) andrà descritto in maniera dettagliata almeno un modo di attuazione dell’invenzione ovvero la forma di realizzazione del brevetto per modello di utilità. Anche con esempi confacenti agli eventuali disegni;

6) nel caso di brevetto per invenzione industriale andrà specificato l’ambito di applicabilità industriale, nel caso in cui non sia immediatamente deducibile dalla descrizione.

Per quanto riguarda le rivendicazioni queste, lo ribadiamo, “perimetrano” l’ambito di protezione dell’invenzione ovvero del modello e devono specificare ed essere:

1) chiare, sintetiche ed in linea con la descrizione;

2) le rivendicazioni oltre la decima avranno un costo aggiuntivo di € 45,00 per diritti;

3) le rivendicazioni devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;

4) le rivendicazioni non devono basarsi solo ed esclusivamente ai riferimenti contenuti nella descrizione e negli eventuali disegni;

5) le caratteristiche tecniche rivendicate devono essere descritte in maniera esplicita. Eventuali richiami ai disegni saranno consentiti solo al fine di essere maggiormente chiari ed esaustivi;

6) nelle rivendicazioni sarà possibile riportare il numero corrispondente alle parti illustrate.

I disegni:

1) I disegni possono essere anche fatti a mano, compresi in una o più tavole, devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le diverse parti, debbono essere richiamati nella descrizione;

2) no a fotografie, tranne per rare eccezioni;

3) no a disegni con testo, salvo i casi in cui sia necessario per la comprensione degli stessi;

4) i disegni devono avere un formato di cm 21 X 29,5 (A4).

In questo breve articolo abbiamo cercato di sintetizzare (ovviamente non in maniera esaustiva) gli aspetti fondamentali delle obiezioni che solitamente vengono ad essere sollevate dall’UIBM.

Soluzioni:

quando il titolare della domanda di brevetto riceve questa richiesta di regolarizzazione ha diverse strade da poter percorrere:

1) Qualora fosse ancora possibile ritirare la domanda depositata sarebbe a quel punto opportuno depositare una nuova domanda di brevetto scritta in maniera corretta. Tuttavia in questa ipotesi, il titolare perderebbe la data del primo deposito.

2) Potrebbe rispondere alle obiezioni sollevate dall’ufficio, stando molto attenti a non aggiungere materia nuova (causa di nullità del brevetto);

3) Depositare, qualora fossimo ancora nell’anno di priorità, un secondo brevetto che rivendichi la priorità della prima domanda di brevetto (diritto di priorità); in questo caso si potrebbe contestualmente depositare le integrazioni per la prima domanda, stando attenti al punto appena esposto, oppure non replicare e lasciar decadere la domanda; si rammenta però che la seconda domanda non riceverà il rapporto di ricerca emesso dall’Ufficio Europeo in quanto rivendicante una priorità.

Abbiamo avuto modo di affrontare i rischi del “brevetto fai da te”.

Il consiglio, per non vanificare i propri progetti, è di rivolgersi ad un avvocato specializzato in proprietà industriale.

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